Por la cual se resuelven los Recursos de Reconsideración presentados por el Gobierno de Ecuador y la compañía PFIZER contra la Resolución 423 que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado Gobierno en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344

• Emisor: Secretaría General de la Comunidad Andina

RESOLUCION 476

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la Resolución 423 de la Secretaría General, y los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno de Ecuador y la compañía PFIZER Research & Development Co. N.V/S.A. (en adelante PFIZER); y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 31 de agosto de 2000, la Secretaría General emitió la Resolución 423, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 598 del 6 de septiembre del mismo año, por la cual se dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Ecuador de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 16 de la Decisión 344, al otorgar dicho Gobierno una patente de segundo uso;

Que, con fecha 16 de octubre de 2000, el Gobierno de Ecuador interpuso Recurso de reconsideración contra la Resolución 423 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:

1. Señala el Gobierno del Ecuador que si se tratara de un simple descubrimiento o una consecuencia obvia de la patente anterior por el simple hecho, los derechos de los inventores originales estarían afectados y ellos hubieran reclamado a su tiempo, lo cual no ha sucedido, por tanto se demuestra que incluso ellos reconocen el valor de la nueva investigación, a pesar de haber utilizado como base una tecnología ya conocida.

2. Agrega el Gobierno ecuatoriano que los resultados de la nueva investigación desarrollada se encuentra centrada sobre el compuesto en el campo de la selectividad de los PDES.

3. Las normas jurídicas, tanto comunitarias como nacionales, tienen efecto en su tiempo, y no tienen efecto retroactivo.

4. Solamente las oficinas nacionales competentes tienen facultad para hacer los exámenes de patentabilidad.

5. La Resolución 079 sigue en plena vigencia.

6. Es tendencia mundial aceptar las patentes de segundo uso, siendo también patentables en concordancia con las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

   Que, con fecha 19 de octubre de 2000, PFIZER interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 423 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:

1. La Secretaría General está alegando incumplimiento en septiembre de 1996, de un criterio novedoso adoptado por ella cuatro años más tarde.

2. La Resolución 406 de todas maneras se encuentra "sub-judice" por estar pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la acción de nulidad de la misma por considerar que es contraria a derecho y que contiene numerosos elementos adicionales, a las de una resolución que contiene un Dictamen de Incumplimiento.

3. La Resolución 079 reconoció que las patentes de segundo uso son permitidas cuando cumplen con los requisitos de patentabilidad del Régimen Común de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.

4. Una prohibición de patentes de segundo uso contraría los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC.

5. No puede la Secretaría General dar efecto retroactivo a sus nuevas interpretaciones.

6. La interpretación gramatical a la que ha recurrido la Secretaría General en su Resolución 406, para tratar de imponer una prohibición de patentabilidad de segundos usos con efectos retroactivos, es ajena a la voluntad del legislador comunitario y contraria a las normas usuales de la interpretación jurídica.

   Que, luego de haber expuesto todos los argumentos vertidos en los Recursos de Reconsideración presentados, corresponde a esta Secretaría pronunciarse respecto a todos y cada uno de los argumentos;

   Que, la Secretaría General estima conveniente la acumulación de los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno del Ecuador y PFIZER, teniendo en cuenta los principios de economía procesal, celeridad, eficacia e igualdad de trato a las partes, previstos en el artículo 5 de la Decisión 425, al haber acreditado los interesados su legítimo interés para actuar en el presente procedimiento, en los términos generales previstos por dicha Decisión, y versar dichos recursos sobre el mismo objeto y causa, es decir, acerca de la impugnación de la Resolución 423;

   Que, la acumulación de los recursos de reconsideración presentados opera además conforme a lo previsto por la legislación y la doctrina acerca de la intervención de terceros interesados en un procedimiento; ello por cuanto la Secretaría General ha reconocido interés para actuar a PFIZER;

   Que, los argumentos esbozados pueden ser consolidados de la siguiente manera:

   a)La falta de reclamación de los inventores originales es demostrativa del valor de la nueva investigación.

   En efecto, señala textualmente el Gobierno del Ecuador que "es importante destacar, si se trataría de un simple descubrimiento o una consecuencia obvia de la patente anterior, es decir como dice el art. 16 de la Decisión 344 ‘por el simple hecho’, los derechos de los inventores Bell Andrew Simon; Brown David y Terrett Nicholas Kenneth, estarían afectados y ellos ubieran (sic) reclamado a su tiempo, lo cual no ha sucedido, por tanto se demuestra que incluso ellos reconocen el valor de la nueva investigación realizada por los inventores Ellis Peter y Terrett Nicholas Kenneth, a pesar de haber utilizado como base una tecnología ya conocida (…)" (el resaltado es de la Secretaría General).

   Al respecto cabe señalar en primer término que el inventor original no hubiera planteado una reclamación y tiene que reconocer el valor de sus propias investigaciones pues se trata del mismo inventor que ahora pretende patentar bajo un segundo uso. La cuestión deviene aún en más grave si se tiene en cuenta lo afirmado por el Gobierno recurrente pues, en sus propias palabras, se trataría únicamente de reconocer el valor de una nueva investigación no obstante haber utilizado como base una tecnología ya conocida.

   Mas bien resulta interesante señalar que los llamados a interponer una reclamación, esto es, los titulares o potenciales titulares de otras patentes que pudieran verse afectados con la patente de segundo uso para las pirazolopirimidinonas para el tratamiento de la impotencia, en efecto han interpuesto sendas reclamaciones en cortes extranjeras, las cuales en principio han sido declaradas fundadas.

   En atención a lo señalado, los argumentos presentados por el Gobierno del Ecuador en este punto deben declararse insubsistentes en lo que respecta a la parte en que se refiere a los inventores originales, reservándose el derecho la Secretaría General de tener en cuenta la segunda parte del argumento como agravante de la conducta infractora del Gobierno del Ecuador.

   b)El contenido material de la nueva investigación.

   Señala textualmente el Gobierno de Ecuador que "los resultados de la nueva investigación desarrollada se encuentra centrada sobre el compuesto en el campo de la selectividad de los PDES."(el subrayado es de la Secretaría General).

   De confirmarse este entendido, el Gobierno del Ecuador habría reconocido incurrir en una doble violación, pues no solamente habría vulnerado el artículo 16, sino también los artículos 1 al 5 de la Decisión 344 al conferir patente sobre un producto ya conocido y previamente patentado.

   c)Solamente las oficinas nacionales competentes tienen facultad para hacer los exámenes de patentabilidad.

   Manifiestan los recurrentes que no le compete a la Secretaría General realizar examen de patentabilidad alguno sobre las solicitudes presentadas ante las Oficinas Nacionales Competentes. Sin embargo, conforme se ha expuesto en otros casos, la Secretaría General no ha realizado examen de patentabilidad alguno en el presente procedimiento, a los efectos de la...