Resolución Nº 030 de Secretaría General de la Comunidad Andina

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 1997
• Número de resolución: 030
• Fecha de publicación: 18 Noviembre 1997
• Número de registro: 030
• Emisor: Secretaría General de la Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 307
• Sección: Resoluciones

COMUNIDAD ANDINA

SECRETARIA GENERAL

Resolución 030

18 de noviembre de 1997

RESOLUCION 030

RESOLUCION 030

Dictamen 016-97 de incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los Artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 24 de diciembre de 1992, el Gobierno de Perú promulgó el Decreto Ley N° 26017, que contenía la Ley General de Propiedad Industrial;

Que, con fecha 21 de octubre de 1993, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993 y que sustituyó a la Decisión 313 de la Comisión;

Que, con fecha 20 de diciembre de 1993, mediante Resolución 8821-93-INDECOPI/OSD, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dispuso que se aplicaran, a partir del primero de enero de 1994, las normas contenidas en la Decisión 344;

Que, con fecha 23 de abril de 1996, el Gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, el cual sustituyó al Decreto Ley 26017;

Que, con fecha 28 de noviembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dictó la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD, por la cual declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso invocada por Guillermo Cassinelli Gurreonero y Luis Fernando Cassinelli Cassinelli, de Perú y, en consecuencia, ordenó cancelar el certificado N° 11648 correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación CASSINELLI, el monograma `EC' y el aspecto general de la etiqueta conforme al modelo adjunto a la solicitud, registrada a favor de Enrique Cassinelli e Hijos S.A. en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial;

Que, en su parte considerativa, la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD indicó que el artículo 116 de la Decisión 344, concordante con el artículo 118 del Decreto Ley 26017 -Ley General de Propiedad Industrial-, "establece que para que la licencia de la marca surta efecto frente a terceros, deberá celebrarse un convenio escrito de fecha cierta y estar inscrita en el registro de la oficina nacional competente" (subrayado nuestro);

Que, con fecha 23 de agosto de 1996, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI, la cual revocó la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD y declaró "infundada la acción de cancelación por falta de uso, invocada por Guillermo Cassinelli Gurreonero y Luis Fernando Cassinelli Cassinelli, de Perú, del Certificado N° 11648, correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación CASSINELLI, el monograma EC y el aspecto general de la etiqueta para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Enrique Cassinelli e Hijos S.A., manteniéndose vigente el certificado N° 11648 materia de la acción";

Que, en los fundamentos de la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI, el Tribunal del INDECOPI mencionó que "de conformidad con el artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823, no se debe cancelar el registro de una marca, cuando hubiese sido usada por una persona autorizada por el titular de la misma, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente, siempre que la utilización de la marca no atente contra lo establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales" (subrayado nuestro);

Que la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI menciona también que "de conformidad con lo establecido en la primera disposición transitoria de la Ley de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Legislativo 823, resultan aplicables en el presente caso las disposiciones contenidas en ella";

Que, con fecha 25 de abril de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, la nota de observaciones J/AJ/C 019-97, mediante la cual se les solicitaba que, en un plazo que no excediera de diez días, informara respecto a la situación a la que se ha hecho referencia;

Que, con fecha 31 de julio de 1997, el Gobierno de Perú remitió el fax 231-97-MITINCI/VMTINCI, dando respuesta a la nota de observaciones J/AJ/C 019-97;

Que, en su respuesta, el Gobierno de Perú manifestó que:

a) La Resolución N° 77-96-INDECOPI/TRI-SPI emitida por el Tribunal del INDECOPI se fundamenta en el artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad Industrial, que señala que "no se cancelará el registro de una marca por falta de uso (...) cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente..." (subrayado nuestro). Según el Gobierno peruano, este hecho "determina que no proceda la cancelación por falta de uso";

b) La Resolución N° 77-96-INDECOPI/TRI-SPI no contraviene el artículo 116 de la Decisión 344, pues dicha norma "deja a los ordenamientos internos de cada país la regulación particular en torno a los actos de cesión y transferencia de marcas", por lo cual "la opción normativa es que cada País Miembro defina y regule todos aquellos aspectos relativos al perfeccionamiento de este tipo de actos" (subrayado nuestro). Además, el Gobierno de Perú sostuvo que es necesario apreciar de manera sistemática las normas de la Decisión 344 para poder definir si es que se ha querido dar al registro de las cesiones y licencias el carácter de constitutivo o declarativo;

c) El artículo 116 de la Decisión 344 "no establece la obligación de registrar toda cesión o transferencia de marca", ya que, si la norma comunitaria hubiese querido hacer obligatorio el registro, "el artículo debería tener un texto expreso sobre el particular en que se pudiese leer, por ejemplo, 'toda cesión o transferencia de marca deberá ser registrada'". En ese sentido, el Gobierno de Perú manifestó que, "al no haberse contemplado una fórmula como las mencionadas, no existe...