RESOLUCIÓN 242-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 242-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 e Interpretación de oficio de los artículos 134, literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: ARIE IMPORT EXPORT S.A.C.

Marca: “ARIE” y logotipo

Expediente Interno N° 00279-2011-0-1801-JR-CA-07.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días (20) del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos recibida el 13 de noviembre de 2013, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: ARIE IMPORT EXPORT S.A.C.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ

2. Actos demandados

   ARIE IMPORT EXPORT S.A.C. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 006455-2010-DSD-INDECOPI de 28 de abril de 2010, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el registro del sigo “ARIE y logotipo”, solicitado por ARIE IMPORT EXPORT S.A.C., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 2737-2010/TPI-INDECOPI de 1 de diciembre de 2010, a través de la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución venida en grado y consecuentemente denegó el registro de la marca “ARIE y logotipo”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 11 de noviembre de 2009, ARIE IMPORT-EXPORT S.A.C. solicitó el registro del signo “ARIE y (logotipo)”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentó oposición.

      - El 28 de abril de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 006455-2010-/DSD-INDECOPI, a través de la cual resolvió denegar el registro del sigo “ARIE y (logotipo)”, solicitado por ARIE IMPORT-EXPORT S.A.C., para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que dentro del examen de registrabilidad realizado se encontró la existencia previa de la marca vigente “EMBUTIDOS ARIES y logotipo” a favor de la señora NIEVES AURORA PEREDA RODRIGUEZ, la misma que distingue así mismo, productos comprendidos en la clase internacional No. 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 17 de mayo de 2010, ARIE IMPORT-EXPORT S.A.C. interpuso Recurso de Apelación de la antes referida Resolución.

      - El 1 de diciembre de 2010 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 2737-2010/TPI-INDECOPI, resolvió rechazar el Recurso y consecuentemente confirmar la Resolución anterior que denegó el registro de la marca “ARIE y logotipo”.

      - El 18 de enero de 2011 ARIE IMPORT EXPORT S.A.C. presenta demanda contencioso-administrativa, contra las Resoluciones emitidas por el INDECOPI, solicitando la nulidad de las mismas y el 26 de abril de 2012, el Séptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declara infundada la demanda.

      - ARIE IMORT EXPORT S.A.C. no conforme con la Sentencia anterior, interpone Recurso de Apelación y el 1 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 15 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - El 13 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 279-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   2. Fundamentos de la Demanda

      ARIE IMPORT EXPORT S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la solicitud de búsqueda de antecedentes como la de búsqueda fonética por denominación que se realiza previo a todo y cualquier trámite de registro de marca no habría sido denegado y expedidos SIN OBSERVACION como se hizo dando lugar a nuestra petición de Registro”.

      - “Nuestro signo o marca es suficientemente distintivo y no genera confusión ni atenta contra la marca registrada y el derecho tutelado cual es, el uso con exclusividad”.

      - “No existe semejanza entre la Marca registrada como Embutidos ARIES y nuestra marca que se distingue predominantemente por la figura antes que por la denominación”.

      - “Las figuras utilizadas tanto en la marca registrada como en la que pretendemos registrar no existe similitud alguna ni evocan un mismo concepto”.

      - “El aspecto denominativo en el caso nuestro carece de relevancia frente al elemento gráfico, identificándose la dimensión característica de nuestro signo con la figura, más que con la denominación, lo que no ocurre con la marca registrada que se identifica plenamente con la denominación más que con la figura”.

      - “Es más relevante en nuestro signo es (sic) el ELEMENTO GRAFICO FIGURATIVO frente a la denominación. La denominación queda inmersa dentro de la figura constituida por dos leones y un mapa del Perú notoriamente más visible que la denominación y totalmente diferente al gráfico de la empresa cuya denominación “Embutidos Aries” sobresale frente a la figura que la acompaña”.

      - “Para resolverse denegando nuestra solicitud se ha incurrido en confusión al señalar que el registro de la marca solicitada pretende distinguir algunos de los productos que comercializa (…) lo cual no es cierto, porque lo que pretendemos distinguir no son los productos que comercializamos sino la organización empresarial que hemos constituido.”

      - “La marca que pretendemos registrar están dirigidas a distinguir las empresas, no los servicios que prestamos ni los productos”.

      - “La marca cuyo registro pretendemos no altera ni modifica en forma alguna la “marca” que el producto tiene y que proviene de su productor (…) el público consumidor si presta atención especial al momento de adquirirlos aunque se trate de productos de consumo masivo”.

      - “(…) sería imposible confundir el león con el cerdo, así como no podría confundirse Arie con Aries”.

      - “Como puede advertirse a simple vista y contrariamente a lo anotado, (ARIE – ARIES) carecen de fuerza frente al conjunto si tienen en cuenta en nuestro caso, que es: la figura la que tiene relevancia, es la figura conformada por el diseño de dos leones soportando un círculo con una corona que contiene el mapa del Perú, apoyados sobre una cinta ondulante que contiene la denominación ARIE en colores anaranjado, amarillo, negro, rojo, blanco, marrón la que distingue a nuestra empresa (…) (y) EMBUTIDOS ARIES con el logotipo o diseño de un cerdo humanizado que lleva en sus manos un plato con un hot dog, en colores amarillo, rosado, celeste, azul, anaranjado y negro”.

      - “La denominación EMBUTIDOS es relevante y trascendente para cualquier análisis, porque alude al tipo de productos que comercializa la empresa con la que se efectúa la comparación, y mas (sic) aun cuando antecede a la denominación ARIES, es decir EMBUTIDOS ARIES, porque como denominación de un lado, restringe los productos a comercializar y de otro le da nombre a lo que supuestamente se va a comercializar”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La actora nunca denunció en sede administrativa que, habría existido algún error por parte de la Autoridad Administrativa debido a que los técnicos que expidieron la búsqueda de antecedentes no efectuaron ninguna observación respecto a la registrabilidad del signo solicitado ni tampoco cuestionó el análisis de la identidad y conexión competitiva de los productos que distinguían las marcas confrontadas y menos se pronunció señalando que lo que buscaba identificar la marca solicitada no eran los productos detallados en su solicitud sino una organización empresarial”.

      - “El Tribunal del INDECOPI, al resolver la apelación de la actora, no podía soslayar el principio Tantum Apellatum Quantum Devolutum (…) y pronunciarse sobre algunos extremos (falta de observación a la búsqueda y supuesta irrelevancia de identidad y conexidad competitiva entre productos) que no habían sido denunciados por el apelante.”

      - “Si el Tribunal administrativo, en virtud del principio de congruencia, tiene la obligación de pronunciarse exclusivamente sobre los agravios que son objeto de apelación; el Juez contencioso...