RESOLUCIÓN 241-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 241-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 137, 258 y 259 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “SPRING AIR” (mixta). Expediente Interno: 11783-2009-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 11783-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2013, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 11783-2009-0-1801-JR-CA-06.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero interesado: MARCO ANTONIO CUEVA FLORES.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   - El 11 de febrero de 2008, BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. de México solicitó el registro de la marca SPRING AIR (mixta) para distinguir productos de la Clase 24 de la Clasificación de Niza.

   – El 10 de abril de 2008, Marco Antonio Cueva Flores (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca SPRING AIR (mixta) para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación de Niza, tramitado bajo el Expediente 303595-2007.

   – El 17 de octubre de 2008, mediante Resolución 0453-2008/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado, sobre la base de que: “Existe vinculación entre algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada”.

   – El 10 de noviembre de 2008, BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. interpuso recurso de apelación contra la resolución mencionada.

   – El 1 de septiembre de 2009 se emitió la Resolución 2209-2009/TPI-INDECOPI, mediante la cual el Tribunal del Indecopi resuelve confirmar la Resolución 0453-2008/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, deniega el registro solicitado de la marca SPRING AIR y logotipo para la Clase 24 de la Clasificación de Niza.

   – El 7 de diciembre de 2009 BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. impugna la resolución administrativa ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, a fin de anular la Resolución 2209-2009/TPI-INDECOPI.

   – En primera instancia, mediante sentencia dictada el 7 de diciembre de 2012, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   – El 27 de diciembre de 2012, BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. interpone recurso de apelación contra dicha sentencia y, en segunda instancia, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente:

   – El 25 de junio de 2007 celebró un contrato de transferencia de Propiedad Intelectual, mediante el cual The Spring Air Company le transfirió el derecho, título e interés en y sobre los registros de varias marcas; entre ellas, SPRING AIR y sus diversas presentaciones, las mismas que se encontraban registradas o solicitadas en Argentina, México y Guatemala.

   – La marca SPRING AIR cuenta con más de 80 años en el mercado de colchones y artículos para dormir. Actualmente los productos con dicha marca se vienen comercializando en Estados Unidos de América, Canadá, México, Irlanda, Australia, Medio Oriente y Argentina.

   – Cuenta con el derecho de presentar la solicitud de registro de una marca “reconocida mundialmente”, la misma que debido a su calidad y prestigio le fue vendida en más de un millón de dólares americanos.

   – Son mayores las diferencias que las semejanzas entre los signos confrontados, además de que son diferentes los productos.

   – No ha formulado la presente solicitud de registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

   – El signo solicitado SPRING AIR y logotipo es notorio.

   2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor puesto que comparten la denominación SPRING AIR que resulta uno de los elementos denominativos principales en la marca registrada y el elemento denominativo principal del signo solicitado.

   – Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 20 y 24 de la Clasificación de Niza puesto que es usual encontrar “fundas para colchón y fundas para cojín” en el mismo establecimiento donde se comercializan los colchones y cojines. Asimismo, es posible que una empresa que fabrica y comercializa colchones y cojines también comercialice y/o fabrique sus respectivas fundas puesto que se trata de productos complementarios que están destinados al mismo grupo objetivo de consumidores.

   – Los documentos presentados por la solicitante, tendentes a acreditar la calidad de notoria de su marca, resultan irrelevantes debido a que la oposición planteada se sustenta en la supuesta confusión existente entre la marca registrada y el signo solicitado.

   – El opositor no ha aportado pruebas de los actos desleales alegados, ni la Comisión ha encontrado indicios razonables que permitan presumir que la empresa solicitante, a través del signo solicitado, pretendía cometer actos de competencia desleal o haya actuado de mala fe.

   – El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde denegar su registro.

   Marco Antonio Cueva Flores (Perú) contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Los signos confrontados resultan similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, puesto que comparten la denominación SPRING AIR.

   – Existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 20 y 24 de la Clasificación de Niza, por su naturaleza y canales de comercialización debido a que en los mismos locales comerciales se exhiben y venden colchones, cojines, almohadas y demás artículos de dormitorio.

   – La solicitante pretende competir deslealmente en el mercado, debiendo aplicarse el artículo 137 de la Decisión 486.

   – El signo solicitado no es notorio en ninguno de los países de la Comunidad Andina.

   En primera instancia, mediante sentencia dictada el 7 de diciembre de 2012, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda de la siguiente manera:

   – No resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados.

   – En cuanto a la mala fe que alega la demandante debe indicarse que de la revisión del escrito de apelación de la recurrente en sede administrativa, la solicitante no ha argumentado la supuesta mala fe cometida por la codemandada.

   – Las resoluciones del Indecopi no incurren en causal de nulidad.

3. Fundamentos del recurso de apelación:

   BEDDING PRODUCTS S.A. DE C.V. interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia manifestado lo siguiente:

   – El Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ha errado al haber declarado infundada la demanda “cuando señala que en el procedimiento tramitado (…) no corresponde analizar la notoriedad del signo solicitado, en la medida que el mismo está referido a un trámite de registro de marca, en el cual resulta irrelevante si el signo es notorio o no, ya que la notoriedad no determina el registro automático de un signo”.

   – “(…) este no es un caso ordinario de registro de marca (no contencioso) sino uno en el cual se ha interpuesto una oposición en base a un signo que ha sido obtenido rompiendo el principio de buena fe y en contraposición a los usos y prácticas honestas”.

   – Alega que no existe conexión competitiva entre los productos.

   No obra en el expediente la contestación al recurso de apelación presentado.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en concordancia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 6 de febrero de 2014.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada.

   Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 137, 258 y 259 literal a) de la misma normativa.

   En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA...