INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56, 58 LITERAL f), 62 Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, ASI COMO DEL LITERAL h) DEL ARTICULO 58, y 59 DE LA DECISION 85. MARCAS: “LAURA”...

PROCESO Nº 2-IP-95

SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56, 58 LITERAL f), 62 Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, ASI COMO DEL LITERAL h) DEL ARTICULO 58, y 59 DE LA DECISION 85. MARCAS: “LAURA” vs “LAURA ASHLEY”

Quito, 19 de Septiembre de 1995

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por la vía prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas que estuvieron vigentes cuando se expidieron los actos acusados, y que “conservan su esencia en los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 ibidem.

Que dicha solicitud se origina en el proceso interno por medio del cual la SOCIEDAD ARISTIZABAL MUÑOZ LTDA, CONFECCIONES LAURA, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones No. 11511 de 26 de Diciembre de 1990, expedida por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y 2145 de 27 de Noviembre de 1.991, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales, en su orden, la primera que declaró infundada la oposición al registro de la marca “LAURA” (etiqueta) y la segunda, que confirmó en todas sus partes la Resolución anterior. ( Expediente No. 1986)

Que la solicitud del Consejo de Estado, reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como en el 61 del Estatuto, hechos éstos a los que se suman la competencia del primero para solicitar y la del segundo para interpretar las normas comunitarias contenidas en la Decisión anteriormente especificada.

Que el Tribunal consultante ha considerado como informe sucinto y hechos relevantes para la interpretación prejudicial, la siguiente transcripción:

a) : El 14 de Enero de 1988 el señor Ivette Rubén de Alfandary solicitó, a través de apoderado, el registro de la marca LAURA ASHLEY (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972. Al ser publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la demandante formuló oportunamente oposición por ser prioritaria solicitante del registro de las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO.

b) : No obstante lo anterior y a pesar de la similitud fonética, gramatical y visual, se expidieron los actos acusados concediendo el registro de la marca LAURA ASHLEY.

Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente:

- Los actos acusados violaron el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo LAURA ASHLEY no es novedoso ni suficientemente distintivo para ser susceptible de registro como marca, ya que el hecho de ser similar a las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO le hace perder el carácter de novedad y le impide suficiente distintividad en el mercado de la libre competencia de una misma clase de bienes y servicios.

- También violaron dichos actos el artículo 58 literal f) ibidem porque la marca LAURA ASHLEY es confundible con las marcas LAURA y LAURO solicitadas con anterioridad por la sociedad demandante y confundible con la marca LAURA, registro Nº 86284 de propiedad de la actora.

- Se violó el artículo 62 ibidem porque la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se percató de que la solicitud de registro de la marca LAURA ASHLEY de la clase 24 no se ajustaba a las previsiones de los artículos 56 y 58 literal f), con lo cual se vulneraron los derechos de prioridad o prelación y de oposición.

- Se violó el artículo 64 ibidem porque al no advertir la entidad la irregistrabilidad señalada en el artículo 62 no rechazó la solicitud de registro y por el contrario decidió concederla

.

Que para ampliar los puntos relevantes a este proceso cabe mencionar las consideraciones que se anotan en la Resolución 2145 del Superintendente de Industria y Comercio, en la demanda y en la contestación a la misma por las partes y en las formuladas por el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en la Resolución 2145, a más del análisis doctrinario de los requisitos que establece el artículo 56 de la Decisión 85, como esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, esto es que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, se anota “Que en el asunto en debate, es procedente llevar a cabo un análisis de las etiquetas “LAURA ASHLEY” (solicitada por IVETTE RUBEN DE ALFANDARY) y de “LAURA” (solicitada por ARISTIZABAL Y MUÑOZ LTDA.), solicitudes de registro de marcas presentadas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 del Decreto 755 de 1972; según los folios 27 al 44 del Expediente No. 241610 se establece inequívocamente que el opositor modificó su petición de registro inicial de “CONFECCIONES LAURA” (etiqueta) por “LAURA” (etiqueta); realizado el examen en forma conjuntual de cada una de las etiquetas en controversia “LAURA ASHLEY” y “LAURA” visibles y obrantes a folios 52 y 53 del Expediente No. 280534, este Despacho concluye que entre las mismas, no presenta similitud alguna por los aspectos gráfico, visual y conceptual y que puedan llevar al consumidor a una confusión en la compra de los productos que pretendan adquirir en el mercado”.

Que la parte actora, por otro lado, a más de ratificar la confundibilidad entre las denominaciones LAURA ASHLEY y LAURA Y LAURO, reitera su derecho de prioridad de la solicitud por ella presentada para concluir que “de acuerdo con los principios expuestos en la resolución que se ataca (entiéndase resolución No. 11511 de diciembre 26 de 1.990 y resolución No. 2145 de noviembre 27 de 1991 ) cualquier persona puede registrar por ejemplo la marca COCA COLA ASHLEY para bebidas, la marca EVERFIT ASHLEY para vestidos, la marca BAVARIA ASHLEY para licores; la marca MARLBORO ASHLEY para cigarrillos y así sucesivamente”.

Que la demandada, en su escrito de contestación presentado ante el Consejo de Estado, defiende la distintividad entre las dos marcas argumentando que tanto las etiquetas características de ellas, como el hecho que la marca LAURA ASHLEY es una expresión compuesta que la distingue de las marcas LAURA Y LAURO, no existe confusión alguna desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Desde el campo gráfico dice la demandada que “la marca LAURA ASHLEY (ETIQUETA), es una expresión compuesta, es decir que va acompañada de un signo que la distingue, entre tanto la expresión LAURA o LAURO, es una expresión nominativa, o sea que ningún logo o signo las distingue. Existe igualmente diferencia en cuanto al contenido entre la expresiones LAURA ASHLEY, la cual tiene 11 letras en su contenido, mientras las expresiones LAURA y LAURO tienen únicamente 5 letras en su contenido”. Dentro del análisis fonético se dice que “no existe ningún tipo de similitud entre las voces LAURA ASHLEY y LAURA o LAURO ya que la primera es una expresión compuesta de dos palabras, mientras las segundas son solo una expresión compuesta de una palabra”. “Desde el punto de vista conceptual, las expresiones LAURA ASHLEY, LAURA y LAURO son absolutamente distintas, ya que su concepto es totalmente opuesto en primer lugar por ser la una compuesta y en segundo lugar portadora de un signo distintivo de las otras, de acuerdo con las razones expuestas en los anteriores análisis y que no requieren una mayor explicación”.

Que el representante de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “los nombres y apellidos no pueden ser de apropiación exclusiva como registro marcario, lo serán solamente si se le imprimen características diferenciadoras que los hagan inconfundibles frente a otros idénticos o similares, para que cumplan con lo previsto en las normas legales vigentes sobre la materia”, añadiendo que del examen de las marcas figurativas o etiquetas en conflicto, que debe realizarse de manera “conjuntual tomando como un todo el signo distintivo (Etiqueta) y no en forma desvertebrada”, no existen similitudes en los aspectos gráficos, visual y conceptual que lleven a la confusión al público consumidor....”.

Que la marca solicitada “LAURA ASHLEY” (etiqueta) es presentada dentro de una figura con forma ovoide en la cual se incluye la expresión “LAURA ASHLEY” y en la que en su parte inferior aparece la figura de un ramo; en tanto, la solicitud de registro de la marca “LAURA” (etiqueta) consiste en “una figura superior que sobresale de todo el conjunto figurativo sobre la parte derecha que evoca una flor con sus pétalos abiertos debajo y escrita en un tipo especial de letra imprenta minúscula de triple contorno rematada en la parte derecha inmediatamente al lado de la letra “a”, por una figura similar a la flor ya descrita inicialmente; la expresión “LAURA” a su vez se encuentra en el centro de las frases PRENDAS INTIMAS, dispuesta en la parte superior y UNA FLOR PARA SU BELLEZA en la parte inferior”.

Que el texto de las normas comunitarias, aplicables al caso o al proceso a resolverse por el Consejo de Estado, y solicitadas por éste, es el siguiente:

Decisión 85 :

Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos

.

Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

.....

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase

.

Artículo 62.-...