Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro de la marca “AFLOX”, Expediente interno No. 3121.

P R O C E S O 21-IP-95

Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literal h), y de los artículos 73, literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro de la marca “AFLOX”, Expediente interno N°. 3121.

Quito, 04 de Septiembre de 1996

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA

V I S T O S:

La solicitud de Interpretación Prejudicial del art. 72, literal h), y de los artículos 73 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, la que por intermedio del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez, solicita dicha interpretación.

Con carácter previo a considerar el contenido de la solicitud, este Tribunal pasa a verificar la competencia del Juez solicitante, estableciendo que la misma se halla prevista por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (en adelante el Tratado del Tribunal), así como la competencia de este Colegiado para conocer de la solicitud, también prevista en el artículo 28 del mismo cuerpo legal. Establecida la competencia, se analiza si el Juez Ponente, ha cumplido con los requisitos previstos en el artículo 61 (Decisión 184), constando que en lo formal se ha observado dicha norma, no obstante haber sido omitido el resumen de los hechos y de los argumentos expuestos y aducidos por las demandadas. Sinembargo resulta importante conocer la siguiente síntesis de los hechos de la demandada, que el juez solicitante considera relevantes para la interpretación:

4) Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación Prejudicial:

1. El 23 de octubre de 1989 la sociedad Allergan Inc., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca “AFLOX” para distinguir un “tópico oftalmológico anti-infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo relacionadas con la conjuntiva ocular”, producto perteneciente a la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitud que aún se encuentra en trámite bajo el expediente N° 311.864.

2. El 21 de febrero de 1992 la sociedad Productos Farmacéuticos Especializados Ltda., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos de la misma clase 5 del mencionado decreto, el cual fue concedido mediante Resolución N° 20998 del 20 de Octubre de 1993 por considerar que reunía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, pero sin mencionar cuáles eran estas disposiciones ni como estaban cumplidas.

3. Encontrándose ejecutoriada la anterior resolución, el registro de la marca “OFTAFLOX” aún no ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. El demandante considera que:

a) La División de signos Distintivos omitió tener en cuenta la solicitud anterior de registro y por tanto preferencial de la marca “AFLOX”.

b) La marca “OFTAFLOX” reproduce íntegramente la marca “AFLOX”.

c) Con el otorgamiento del registro de la marca “OFTAFLOX” la entidad Allergan Inc., no podrá utilizar su “Marca” “AFLOX” debido a la prohibición legal de usar marcas que se asemejen a las registradas.

d) El registro de la marca “AFLOX” solicitado con anterioridad no le será concedido por ser transcripción de la mayor parte de la marca ya registrada.

e) El prefijo “ofta” de que se compone la marca “OFTAFLOX”, puede engañar al público sobre la actitud para el empleo de productos con esa marca, puesto que puede ser utilizada en medicamentos para el tratamiento de órganos diferentes al ojo”.

C O N S I D E R A N D O:

Que se ha acompañado a la solicitud de interpretación copias de la demanda, su contestación, de la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el caso presente. Considera este Tribunal necesario recoger la síntesis de la demanda, además de sus argumentos reproducidos en el informe sucinto, el siguiente acápite que complementa el mismo, así como realizar un extracto de los planteamientos de hecho y de derecho expuestos por la parte demandada: la administración autora del acto recurrido y la Sociedad Sythelaso Productos Farmacéuticos Especializados S.A.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACION:

En el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente en la fecha que se expidió la Resolución 20998/93 cuya nulidad demandó, (manifiesta el actor ante el Juez Nacional), se prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que en relación con derechos de terceros se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro, para los mismos productos o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error

. (El paréntesis es nuestro).

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, violó esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93 concediendo el registro de la marca “OFTAFLOX”, puesto que no tuvo en cuenta la solicitud de registro de la “AFLOX” presentada ante ella por mi representada, con anterioridad a la marca “OFTAFLOX”, cuando la mayor parte de la marca “OFTAFLOX”, la que debería ser la parte esencialmente distintiva de esta marca dado lo común del uso del prefijo “ofta”, es una reproducción íntegra de la marca “AFLOX” y ambas marcas están destinadas para la misma clase de productos, a saber, productos farmacéuticos, por todo lo cual existe la posibilidad de que el público las confunda; posibilidad que se encuentra agravada porque una marca evoca los ojos y la otra está efectivamente destinada al tratamiento de los ojos”.

“2. En el Artículo 72 literal h) de la Decisión 313 se prohíbe el registro como marcas de los signos que puedan engañar al público sobre la aptitud para el empleo de los productos que se trata.

También fue violada esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93, puesto que el prefijo “ofta” de que se compone la marca “OFTAFLOX” da a entender que se trata de un producto para el tratamiento de los ojos, cuando el registro de esta marca fue concedido para cualquier producto farmacéutico, producto que puede estar destinado al tratamiento de cualquier otro órgano”.

Así, centrando su petición el demandante en la nulidad de la Resolución N°. 20998 del 20 de Octubre de 1993, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la que se concedió el registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos farmacéuticos, solicita como consecuencia de la nulidad, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de Registro 146.707 y la cancelación de la inscripción de esta marca en el Registro de la Propiedad Industrial.

Por su parte el Abogado de la NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en el memorial presentado ante el Consejo de Estado en las...