PROCESO No. 09-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO N° 09-IP-2010

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa). Proceso Interno N° 2005-00354.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio N° 1957, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la interpretación de los artículos 83 literales b) y e) y 113 inciso final de la Decisión 344, así como, de los artículos 136 literales b) y h); y, 172 inciso 2 de la Decisión 486, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2005-00354.

1. ANTECEDENTES

   1.1. Las partes

   Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.

   1.2. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

   El 16 de agosto de 1996, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG presentó la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) para amparar "juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte (no incluidos en otras clases)" de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. presentó observación en base a su nombre comercial TELECOM y la marca registrada TELECOM (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 09, 16, 35, 38 y 42.

   Mediante Resolución N° 28176, de 31 de octubre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declara infundada la observación, concediendo el registro de DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

   Mediante Resolución N° 38203, de 26 de noviembre de 2001, se resuelve el recurso de apelación, confirmando el acto anterior, concediendo el registro de DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28.

   El 16 de noviembre de 2005, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad contra las Resoluciones N° 28176 y N° 38203.

   El 28 de noviembre de 2005, el Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda presentada por la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   - La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señala que la norma aplicable es el artículo 113 de la Decisión 344 ya que la Resolución N° 28176, de 2000 se profirió bajo su vigencia, por lo que habiéndose expedido el acto en vigencia de la Decisión 344, la prescripción de la acción de nulidad del acto administrativo demandado se debe someter a lo dispuesto en el último inciso del artículo 113 ("podrán solicitarse en cualquier momento") y no a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 ("esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado ').

   - Es titular del nombre comercial TELECOM el cual cuenta con protección legal en Colombia desde su primer uso, de conformidad con el artículo 603 del Código de Comercio: "Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de depósito " Asimismo, el artículo 605 del Código de Comercio señala que: "Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación".

   TELECOM EN LIQUIDACIÓN tiene depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el nombre comercial TELECOM que se encuentra en uso al menos a partir del 05 de febrero de 1973.

   El signo solicitado DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 es similar al grado de causar riesgo de confusión al nombre comercial TELECOM, siendo TELECOM un signo notorio y renombrado, de conformidad con el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, debiéndose proteger dicha notoriedad del riesgo de dilución de la marca.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que:

   - Es claro que la normativa aplicable al presente caso es la Decisión 486 y no la Decisión 344.

   - Los signos confrontados DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) y el nombre comercial TELECOM no arrojan confusión, ya que el signo solicitado está estructurado por quince letras cuya composición es diferente respecto del signo opositor TELECOM.

   - La notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, lo cual no hizo la demandante.

   2.3.2. Fundamentos del tercero interesado:

   - DEUTSCHE TELEKOM AG señala que la denominación TELEKOM hace parte de su nombre.

   - La palabra TELECOM no es notoria ni puede ser apropiada de manera exclusiva por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, ya que ello fue advertido por la misma Superintendencia en las resoluciones objeto de la demanda al expresar que al concederse el registro de las marcas TELECOM (mixta) base de la observación, no se otorgó el derecho de exclusividad sobre la expresión genérica TELECOM, toda vez que esta expresión en el mercado internacional es conocida como una expresión descriptiva para servicios de telecomunicaciones ya que es la abreviatura de la palabra "telecomunicaciones".

   - El contrato de licencia de TELECOM EN Liquidación a favor de la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. no se encuentra debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En el presente caso, la norma aplicable es el artículo 172 de la Decisión 486, que cuenta con un término de prescripción de cinco (05) años contado a partir de la fecha de concesión del registro impugnado.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 83 literales b) y e) y 113 inciso final de la Decisión 344, así como, de los artículos 136 literales b) y h) y 172 inciso 2 de la Decisión 486. Sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 fue el 16 de agosto de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que se interpretarán el artículo 83 literales b) y e); y, de oficio, los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344.

   Que, el 16 de noviembre de 2005, la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra de dicho registro, en vigencia de la Decisión 486, por lo que se interpretarán, además, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   Decisión 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error:

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error:

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

   Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada:

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que...