PROCESO 139-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 139-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 82 literal e) y 84 de la misma normativa. Actor: MERCK & CO. INC. Marca: “CLOVIRIL” (denominativa). Expediente Interno: 4819-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 570-TDCA-1S-LR, de 6 de septiembre de 2011, recibido en este Tribunal el 9 de septiembre de 2011, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El auto de 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: MERCK & CO. INC.

   Demandado: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, y Director Nacional de Propiedad Industrial, República de Colombia.

   Tercero interesado: INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   El 7 de marzo de 1994, INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA. presentó la solicitud de registro del signo CLOVIRIL (denominativo) para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, el 26 de septiembre de 1994, MERCK & CO. INC. presentó observación con base en su marca registrada CLINORIL también en la Clase 5. Mediante Resolución Nº 0961365, de 30 de octubre de 1997, el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación.

   El 13 de marzo de 1998, MERCK & CO. INC. interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción, y solicita aceptar la demanda y declarar ilegal la Resolución Nº 0961365, que rechazó la observación.

3. Fundamentos de la demanda:

   MERCK & CO. INC, manifiesta lo siguiente:

   - Que, el Director Nacional de Propiedad Industrial violó los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), e) y d) y el artículo 95 de la Decisión 344.

   - Que, la denominación CLOVIRIL es muy semejante a la marca registrada CLINORIL y que por ello existe riesgo de confusión y de asociación.

   - Señala que la Autoridad Administrativa no consideró que las denominaciones comparten la mayoría de sus letras e incluso que tienen una sílaba tónica igual, además que ambas buscan identificar productos farmacéuticos, por lo que debían aplicarse las prohibiciones de registro contempladas en el régimen comunitario.

   - La marca registrada CLINORIL es notoriamente conocida, por lo que merece una protección especial.

4. Fundamentos de la contestación a la demandada:

   El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, no responde la demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial no responde la demanda.

5. Fundamentos del tercero interesado:

   INDUSTRIA SALUD Y BELLEZA BASSA CIA. LTDA. niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda y sostiene que:

   - Las marcas en controversia CLINORIL y CLOVIRIL no poseen semejanzas.

   - La marca opositora no es notoria. El registro del signo CLOVIRIL no constituye un acto de competencia desleal.

   - La denominación solicitada cumple con los requisitos para el registro marcario.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Que, este Tribunal procederá a interpretar los artículos solicitados. Y, de oficio, interpretará los artículos 82 literal e) y 84 de la Decisión 344.

   Que, los artículos objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISION 344

   “(…)

Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles, de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

e) “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

h) “Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Artículo 84

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antiguedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   Artículo 95

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   (…).

   1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo CLORIVIL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que, sobre esta materia han sido emitidas por este Tribunal, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313.

   • Proceso 235-IP-2005, de 26 de julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419.

   • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

   En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

   Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de...