PROCESO 146-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 146-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.

Marca: “GYNOSOL” (denominativa).

Expediente Interno N° 3949-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de enero de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), y la sociedad DRUGTECH CORPORATION.

2. Actos demandados

   La sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0148-2006/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 011552-2005/OSD-INDECOPI de 31 de agosto de 2005 que denegó el registro del signo “GYNOSOL” (denominativo) a favor de la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 5 de febrero de 2004, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. solicitó el registro del signo “GYNOSOL” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 19 de abril de 2004, la sociedad DRUGTECH CORPORATION presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “GYNAZOLE 1”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de agosto de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 011552-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 12 de marzo de 2004, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. solicita la cancelación por no uso de la marca “GINEZOL”, registrada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad IMPEXYL S.A. El 16 de agosto de 2004, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9894-2004/OSD-INDECOPI a través de la cual declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca “GINEZOL”.

      - El 28 de septiembre de 2005, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 011552-2005/OSD-INDECOPI.

      - El 2 de febrero de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0148-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 011552-2005/OSD-INDECOPI.

      - El 8 de marzo de 2006, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. solicita la cancelación por no uso de la marca “GYNAZOLE 1”, registrada para distinguir productos antifúngicos, en particular, productos para el tratamiento de infecciones vaginales, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad DRUGTECH CORPORATION. El 24 de mayo de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 7609-2006/OSD-INDECOPI a través de la cual declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca “GYNAZOLE 1”.

      - El 2 de mayo de 2006, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 0148-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 011552-2005/OSD-INDECOPI.

      - El 5 de mayo de 2008, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. Doce a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por HAMBURG LABORATORIES INC.

      - El 8 de julio de 2008, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 5 de mayo de 2008.

      - El 22 de agosto de 2008, a través de Resolución No. 13 se concedió con efecto suspensivo el recurso de apelación y se dispuso que se eleven los autos al Superior Jerárquico.

      - El 27 de mayo de 2009, el Ministerio Público emitió el Dictamen No. 252-2009-MP-FN-FSTC a través del cual “OPINA” que se debe “CONFIRMAR la sentencia recurrida”.

      - El 24 de noviembre de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió la Sentencia A.P. Nº 4696-2008 LIMA, a través de la cual se confirmó la sentencia apelada de 5 de mayo de 2008 que declaró infundada la demanda contencioso administrativa.

      - El 4 de marzo de 2010, la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 24 de noviembre de 2009.

      - El 4 de marzo de 2010, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expidió la Resolución sin número- SCP, a través de la cual dispuso remitir el recurso de casación interpuesto por la sociedad HAMBURG LABORATORIES INC. elevándose los autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

      - El 20 de junio de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3949-2010 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el cuadernillo respectivo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 2 de septiembre de 2011, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 030-2011-CSC-CS. solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad HAMBURG LABORATORIES INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) previo a la solicitud de registro de la marca GYNOSOL, esta parte solicitó (…) la cancelación por falta de uso de la marca registrada GINEZOL de titularidad de Impexyl S.A. (…). Esta solicitud de cancelación culminó con un resultado favorable para la recurrente. La marca GINEZOL cuya cancelación solicitamos coexistía pacíficamente con la marca GYNAZOLE 1 de titularidad de DRUGTECH CORPORATION y sobre el registro de la cual, se ha denegado por parte de la autoridad administrativa el registro de la marca GYNOSOL. (…) lo curioso es que aún cuando existía registrada la marca GINEZOL (…) la cual resulta casi idéntica a la marca GYNOSOL cuyo registro se pretende (…), la ahora observante solicita el registro de la marca GYNAZOLE 1, es decir, esta empresa en ningún momento consideró que su marca de alguna forma podía confundirse con la marca GINEZOL (…)”.

      - “(…) con fecha 8 de marzo del 2006, esta parte ha presentado una acción de cancelación por alta de uso de la marca GYNAZOLE 1 (…), acción que se viene tramitando ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (…)”.

      - “La marca GYNOSOL cuyo registro es materia de la presente, posee características propias que la hacen distintiva respecto de las demás marcas registradas para distinguir productos farmacéuticos y, en particular, respecto de la marca GYNAZOLE 1 (…)”.

      - “(…) no puede pretender que DRUGTECH CORPORATION goce de derechos de exclusividad respecto al término GYN que coincide en el inicio de ambos signos, puesto que existen otras marcas dentro de la clase 05 de titularidad de terceros que también poseen dicho término y ubicado en la misma posición”.

      Posteriormente, adiciona la demanda, manifestando que “con fecha 02 de junio del año en curso, hemos sido notificados con la Resolución No. 7609-2006/OSD-INDECOPI” a través de la cual la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta y canceló el registro de la marca “GYNAZOLE 1”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Respecto a que no sería correcta la apreciación de la Oficina en relación a las denominaciones de fantasía, afirma: “(…) éste tema no fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal del Indecopi en la Resolución que es materia de impugnación, pues la misma, (…) estableció que el punto central de la discusión entre las marcas de Hamburg y de Drugtech era si existía riesgo de confusión entre ambas marcas por su similitud o conexión competitiva y no por el carácter fantasioso de las denominaciones”.

      - “(…) la partícula GYN esta (sic) presente en otras marcas que distinguen productos farmacéuticos destinados al tratamiento de enfermedades ginecológicas, sin embargo, en dichas marcas las otras partículas que integran los signos son suficientemente diferenciables y por...