PROCESO 178-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 178-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 3220-2010. Actor: NEUTROGENA CORPORATION. Marca: RAPID CLEAR (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: NEUTROGENA CORPORATION.

    Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI.

    Tercera interesada: NATURAL WHITE (UK) LIMITED.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, solicitó el 1 de febrero de 2007 el registro como marca del signo denominativo RAPID CLEAR, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones; perfumes; aguas de colonia; aguas de tocador; cosméticos; aceites esenciales; preparaciones de tocador no medicadas; talcos para uso de tocador; lápices labiales; preparaciones para el cabello; champús; acondicionadores; champús y acondicionadores anticaspa; lacas para el cabello; preparaciones para el tratamiento del cuero cabelludo; preparaciones utilizadas en la elaboración de peinados; preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel; cremas, lociones, emulsiones, gel, limpiadores, tónicos, mascarillas de belleza, materiales cosméticos de consistencia pastosa para el rostro; preparaciones para el cuidado de las uñas, esmaltes de uñas; aceites para el baño de tina, aceites para masajes, aceites faciales, maquillaje, talcos para el rostro y el cuerpo, preparaciones para el baño en tina y en ducha, gel para el baño en tina, lociones humectantes para el cuerpo, atomizadores para el cuerpo, talcos para el cuerpo, aerosoles de lociones para el cuerpo y aceites secos; preparaciones para el bronceado solar, bloqueadores solares, protectores solares, lociones para protección solar, cremas para protección solar, preparaciones en aerosol para auto bronceado, cremas y lociones para el cuerpo y rostro, bronceadores faciales; antitranspirantes, desodorantes para uso personal; humectantes para los labios; bálsamos no medicados; cremas para los pies, humectantes; ungüentos, cremas y limpiadores protectores y humectantes no medicados; preparaciones de tratamiento para liberar los poros de impurezas, bandas para la limpieza de poros; máscaras, exfoliantes y astringentes tonificadores; cremas lociones y gel para retardar el envejecimiento; preparaciones de tratamiento y acondicionadores para pestañas; y rimels”.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 8955-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007, resolvió denegar el registro solicitado, argumentando la existencia de la marca denominativa RAPID WHITE, registrada en Perú a nombre de la sociedad NATURAL WHITE (UK) LIMITED, bajo el certificado No. 00092886, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, cremas dentales, sustancias para blanquear los dientes.

      4. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 2391-2007/TPI-INDECOPI, de 22 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      6. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.

      7. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 9 de 27 de octubre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda.

      8. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

      9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 12 de marzo de 2010, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia impugnada. Declaró fundada la demanda y nula la resolución del INDECOPI.

      10. El INDECOPI, presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.

      11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 25 de marzo de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, gráfico y fonético.

      2. Sostiene, que entre los signos en conflicto no existe confusión indirecta.

      3. Argumenta que la marca solicitada es de fantasía.

      4. Indica, que si en el mercado existen otras marcas que comparten la partícula RAPID, también pueden coexistir los signos en conflicto.

        C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      5. Por parte del INDECOPI.

        • Sostiene, que entre los signos en conflicto resultan confundibles pues lleva a una confusión indirecta. La partícula RAPID no ha perdido individualidad dentro del conjunto marcario, y el público consumidor podría pensar que el signo solicitado para registro es una variación del ya registrado.

        • Manifiesta, que la autoridad administrativa debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubiesen presentado oposiciones.

      6. Por parte de la sociedad tercera interesada

        En el informe de la Corte Consultante y en los documentos enviados no consta la contestación de la demanda por parte de la sociedad NATURAL WHITE (UK) LIMITED.

    3. RECURSO DE CASACIÓN

      El INDECOPI, sustenta su recurso de casación con los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que se han inaplicado dos normas de derecho interno peruano.

      2. Sostiene, que en la sentencia no se analizaron los signos de manera conjunta, sino que se procedió a descomponer su unidad gráfica y fonética.

      3. Agrega, que el término CLEAR es frecuentemente utilizado en la clase 3 y, por lo tanto, no se debió tener en cuenta al analizar los signos en conflicto.

      4. Manifiesta, que los signos en conflicto podrían causar confusión indirecta en el público consumidor.

      5. Indica, que la palabra CLEAR es entendida fácilmente por el público que consume artículos cosméticos. Además es evocativo y débil.

      6. Arguye, que la palabra RAPID es de fantasía y es la que reproduce el signo solicitado.

      7. Expresa, que en los otros signos compuestos por la palabra RAPID, encontramos que este elemento ha perdido individualidad.

      8. Manifiesta, que se debió tener en cuenta el criterio del consumidor medio en los productos cosméticos.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

    El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal interpretará la norma solicitada.

    De oficio, interpretará los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 486

    (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el...

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