PROCESO 198-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 198-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: PREMIER SUAVE (mixta).

Actor: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Proceso interno Nº. 2010-00267.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00267;

El auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A.

* Hechos.

1. El 28 de octubre de 2005, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PREMIER SUAVE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 558 de 30 de noviembre de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. sobre la base de sus marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta) y FIGURATIVA registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 10482 de 27 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 25725 de 26 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 43864 de 31 de agosto de 2009, confirmó también la Resolución Nº. 10482 de 27 de febrero de 2009. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

1. Se violaron los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

2. La Superintendencia erróneamente consideró que el signo solicitado PREMIER SUAVE (mixta) por PROTABACO S.A. es una marca derivada de las marcas registradas PREMIER (mixtas) pertenecientes a la misma sociedad, ya que el nuevo diseño de PREMIER SUAVE (mixta) tiene variaciones considerables respecto de los elementos gráficos de las marcas PREMIER (mixtas).

3. El elemento predominante en los signos en conflicto es el gráfico, el caso de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. la figura de techo invertido.

4. Existe confusión desde el punto de vista gráfico, visual, fonético e ideológico.

5. Las marcas fundamento de la oposición son notoriamente conocidas. Agrega "no parece que se requiera de prueba de notoriedad de marcas verdaderamente renombradas como lo son MARLBORO y su elemento figurativo representado por el `diseño de techo', por lo cual su grado de conocimiento podría ser admitido directamente por la SIC como un hecho notorio exento de prueba", sin embargo afirma que adjuntó pruebas que demuestran su notoriedad.

6. La marca PREMIER SUAVE (mixta) utiliza un diseño muy similar al de las marcas FIGURATIVA y MARLBORO.

7. Cita un caso análogo.

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)".

2. El signo solicitado PREMIER SUAVE (mixta) sí constituye una marca derivada de las marcas registradas PREMIER (mixtas). El signo solicitado "contiene dentro de su estructura gramatical la palabra `SUAVE', cuyos elementos deben ser tenidos como accesorios, siendo esta expresión no apropiable, porque describen el producto que se pretende vender al público y su figura geométrica ya se encuentra dentro de las previamente registradas por la sociedad Protabaco S.A., por lo cual no alteran las marcas registradas".

3. "es evidente que la sociedad Protabaco S.A. adquirió unos derechos sobre la palabra PREMIER, por lo cual signo (sic), solicitado debe ser tenido como derivación de la marca principal (...)".

4. Los signos en conflicto son diferentes y no causan riesgo de confusión ni de asociación.

   * Tercero interesado.

   La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda diciendo:

1. Su diseño se asemeja a la letra M la cual es la inicial del apellido MEKLER, apellido de la familia que constituyó la sociedad PROTABACO S.A. La mencionada letra M se encuentra registrada.

2. Posteriormente se registraron las marcas PREMIER con la letra M y esta marca fue evolucionando con variaciones secundarias.

3. Las marcas en conflicto han coexistido en el mercado por más de 20 años.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PREMIER SUAVE (mixto), fue el 28 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

* las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (...)

8. constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o...