PROCESO 193-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 193-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 9 y cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A.

Marca: “COHIBA” y logotipo.

Expediente Interno N° 10660-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece (13) de noviembre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú.

2. Actos demandados

   La sociedad CORPORACIÓN HABANOS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 286-2006/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2006 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005 que declaró nulo el registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 25 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad Empresa Cubana del Tabaco.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 27 de diciembre de 2000, la sociedad Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 11 de junio de 2001, a través de la Resolución Nº 6106-2001/OSD-INDECOPI se concede el registro mencionado, en el proceso administrativo no se presentaron oposiciones.

   - El 11 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso se inicie de oficio la nulidad del registro de la marca “COHIBA” y logotipo de cabeza de indio (certificado Nº 72264), otorgado a favor de la Empresa Cubana del Tabaco, comerciando también como Cubatabaco, quien luego se lo transfirió a Corporación Habanos S.A. Manifestó que la marca se ha otorgado sin considerar las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” y la representación de la cabeza de una mujer de perfil. Indicó que dichas solicitudes ostentaban el derecho de prelación en virtud de que reivindicaban prioridad por las solicitudes presentadas en Hungría, el 15 de septiembre de 2000.

   - El 15 de septiembre de 2003, la Corporación Habanos S.A. (Cuba) absolvió el traslado de la nulidad. Manifestó lo siguiente:

   i) Su marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio goza de protección en diferentes países del mundo (entre ellos Venezuela y México). Además, se encuentra protegido por derechos de autor.

   ii) La notoriedad de su marca y que ha originado múltiples intentos de registro por parte de terceros.

   iii) Las marcas “COHIBA Y FIGURA DE CABEZA DE MUJER” –sustento de la nulidad- han sido solicitadas de mala fe por parte de New Yorker Kereskedelmi KFT.

   iv) En virtud de la mala fe de New Yorker Kereskedelmi KFT, ésta ha perdido su derecho de prelación sustentados en las reivindicaciones de prioridad extranjera.

   - El 27 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción de nulidad y, en consecuencia, nulo el registro de la marca “COHIBA Y LOGOTIPO DE CABEZA DE INDIO”. Consideró lo siguiente:

   La materia controvertida está delimitada únicamente por el mejor derecho que ostentan las solicitudes de registro de los signos “COHIBA” Y LA FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE PERFIL, en razón de las solicitudes cuyas prioridades se reivindican. Los argumentos de la emplazada destinada a acreditar la notoriedad de la marca COHIBA y logotipo de cabeza de indio, así como la mala fe de la empresa New Yorker Kereskedelmi KFT, al ser ajenos al argumento señalado, no serán evaluados en la presente resolución.

   New Yorker Kereskedelmi KFT, reivindica prioridad sobre la base de sus solicitudes presentadas en Hungría. Dicha empresa ha cumplido con los requisitos del artículo 4 del Convenio de París, por lo que se tiene como fecha de presentación el 15 de septiembre de 2000, por tanto, tienen prelación respecto de la solicitud de la marca objeto de nulidad.

   - El 24 de agosto de 2005, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. Agregó que las solicitudes presentadas en Hungría han sido canceladas.

   - El 2 de marzo de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 286-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 9710-2005/OSD-INDECOPI de 27 de julio de 2005.

   - El 16 de junio de 2006, la sociedad Corporación Habanos S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

   - El 30 de junio de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. Cuarenta y tres por medio de la cual declaró fundada la demanda propuesta.

   - El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. Cuarenta y tres de 30 de junio de 2010. Argumentó que:

   La Sentencia apelada causa agravio a nuestra parte debido a que, el A-Quo ha interpretado incorrectamente los alcances del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, retrotrayendo los efectos de las nulidades de marcas de manera irrestricta, afectando en su aplicación retroactiva el deber que la Autoridad posee para hacer valer el principio de prioridad registral

   .

   - El 3 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

   - El 12 de noviembre de 2012, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 3 de septiembre de 2012. Basa su recurso en lo siguiente: a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

   - El 27 de mayo de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 10660-2012 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de infracción normativa de la siguiente manera:

   a) por afectación del debido proceso e inaplicación del principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar , 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; y el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado; b) por incorrecta interpretación de una norma de derecho material: cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión Nº 486, Régimen Común de la Propiedad Industrial; y, c) por inaplicación de dos normas de derecho material: artículo 9 de la Decisión Nº 486 y el artículo 4, Sección A.3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial

   .

   - El 4 de octubre de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 0284-2013-SCSP/CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 9 y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad CORPORACIÓN HABANOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) el Tribunal (…) solamente verifica que la empresa KFT reivindicó prioridad de solicitud de Hungría de fecha 15 de septiembre de 2000, más omite verificar que ésta (sic) prioridad era objeto de invalidación en su país de procedencia, Hungría, y más grave aún, omite siquiera mencionar que HABANOS S.A. había formulado oposición a las solicitudes (…) de KFT”.

   - “Los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 establecen la posibilidad de reivindicar prioridad extranjera en la solicitud de una marca, para lo cual la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica debe haber sido VÁLIDAMENTE ADMITIDA A TRÁMITE”.

   - “En el presente caso, la empresa KFT solicitó las marcas COHIBA (denominativa) y FIGURA DE LA CABEZA DE UNA MUJER DE...