PROCESO 214-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 214-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ISOFLEX (denominativa).

Actor: sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., PROCAPS.

Proceso interno Nº. 2009-00006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2009-00006;

El auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., PROCAPS.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

* Hechos.

1. El 31 de marzo de 2005, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ISOFLEX (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 522 de 31 de mayo de 2005. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad PROCAPS S.A. sobre la base de sus marcas ISOFACE (denominativa) e ISOFACE PLUS (denominativa) registradas para distinguir productos de la Clase 5; y, la sociedad STIEFEL LABORATORIOS, INC. sobre la base de su marca ISOTEX (denominativa) registrada, también, para distinguir productos de la Clase 5.

3. Por Resolución Nº. 18592 de 26 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y, concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 35096 de 26 de octubre de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 4571 de 19 de febrero de 2008, confirmó también la Resolución Nº. 18592 de 26 de junio de 2007. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad PROCAPS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., PROCAPS, presentó escrito de demanda bajo los siguientes argumentos:

1. Se violaron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, ya que se concedió un registro que carecía del requisito de distintividad.

   Agrega que la marca solicitada "CARECE DE DISTINTIVIDAD, es DESCRIPTIVA y además es confundible con las marcas registradas ISOFACE e ISOFACE PLUS".

2. Los factores que hacen que el signo ISOFLEX carezca de distintividad son: "A) Las circunstancias predicables en sí mismo por ser una expresión compuesta de dos términos de uso común; B) La relación que existe entre ésta y los productos que pretende designar determinando una descripción de las funciones del mismo; C) La relación de semejanza que se (sic) causa de confusión con otro signo ya registrado, como son las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS".

3. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto son confundibles.

4. Haciendo una comparación desde el punto de vita fonético, "la semejanza de los signos en conflicto es ostensible".

5. Entre los signos en conflicto existe conexión competitiva.

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas "no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (...)".

2. "Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto tenemos que la marca solicitada `ISOFLEX' en su estructura es visualmente es (sic) es diferente a las marcas `ISOFACE' e `ISOFACE PLUS'".

3. Se concluyó que "no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro de la marca `ISOFLEX' debiendo señalarse que entre la marca `ISOFLEX', `ISOFACE' e `ISOFACE PLUS' no se presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación".

   * Tercero interesado.

   La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos:

1. El signo solicitado cumple con el requisito de distintividad.

2. Afirma que el prefijo ISO es usado en más de 100 marcas registradas. Sin embargo, a pesar de tener dicho prefijo en común las marcas en conflicto no son confundibles.

3. Desde el punto de vista fonético los signos en conflicto se pronuncian de diferente manera.

4. Entre los signos en conflicto no hay riesgo de confusión.

5. El signo ISOFLEX, en todo caso, es un signo evocativo.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ISOFLEX (denominativo), fue el 31 de marzo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

(...)

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

2. carezcan de distintividad;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)".

* La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes...