PROCESO 216-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 216-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad GRUPO GIULETI S.A.

Marca: “ETBE” (mixta).

Expediente Interno N° 2008-00031.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de tres (3) de diciembre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad GRUPO GIULETI S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad LUDECOL LTDA.

2. Actos demandados

   La sociedad GRUPO GIULETI S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 00067 de 14 de enero de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) resolvió conceder el registro del signo “ETBE” (mixto), solicitado por la sociedad LUDECOL LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 20 de mayo de 2003, la sociedad LUDECOL LTDA. solicitó el registro del signo “ETBE” (mixto), para distinguir “aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales”, productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

   - El 14 de enero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) expidió la Resolución No. 00067 por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “ETBE” (mixto), solicitado por la sociedad LUDECOL LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad GRUPO GIULETI S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) la expresión denominativa ETBE es la sigla del nombre del compuesto químico contenido en el producto que ésta identifica”.

   - “ETBE es una sigla que refiere a un aditivo o compuesto químico que podría llegar a ser utilizado en o junto con productos de las Clases 1 o 4 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   - “Dado que la sigla ETBE describe un compuesto químico, en el comercio se encuentra diversos productos de competidores que incluyen la expresión ETBE, la cual se usa para indicar al consumidor el aditivo químico, ya que éste es conocido en el sector pertinente porque favorece la biodegrabilidad de la gasolina”.

   - “(…) la concesión de registro de marca para la sigla ETBE es contraria a la función propia de las marcas, cual es distinguir un producto de otro en el mercado, así como su fuente empresarial. La expresión ETBE es comúnmente usada en le (sic) mercado, tanto en la literatura sobre el componente químico que identifica, como en las etiquetas de los productos que lo contienen, por lo cual es ilegal que dicha sigla pertenezca y por tanto, sea monopolizada, por una persona particular”.

   - “(…) dicha marca sirve para describir una de las características del producto que identifica, siendo ésta la esencial de éste, consistente en un aditivo químico que favorece la biodegrabilidad de la gasolina”.

   - “(…) la marca resulta ser engañosa para identificar productos de la Clase 4 que no contienen dicho aditivo, por cuanto ante el público general, el producto identificado con la marca ETBE & DISEÑO contiene el aditivo ETBE, lo cual resulta ilegal y vulnera claramente el ordenamiento jurídico vigente”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “En lo que atañe a la marca objeto del debate tiene la suficiente fuerza distintiva para ser registrado (sic) como marca, ya que no designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado”.

   - “En consecuencia, la marca en controversia para distinguir (…) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) (…)”.

   d) Tercero Interesado

   No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad LUDECOL LTDA., considerada tercero interesado en el proceso.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicitan, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de tres (3) de diciembre de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f), e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ETBE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, fue presentada el 20 de mayo de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b). Se interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

   (…)

   i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

   (…)

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

   - Concepto de marca y elementos constitutivos; La distintividad;

   - Signos mixtos;

   - Signos integrados por expresiones descriptivas y genéricas. Elementos de uso común. La marca débil;

   - Signos integrados por expresiones engañosas;

   - Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA DISTINTIVIDAD.

   En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “ETBE” (mixto), solicitado por la sociedad LUDECOL LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional...