PROCESO 215-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 215-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG.

Marca: “RHINO’S” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00201.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de tres (3) de diciembre de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad SOREMARTEC S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 24375 de 14 de septiembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “RHINO’S” (mixto), solicitado por la sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 29909 de 9 de noviembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 36560 de 28 de diciembre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24375 de 14 de septiembre de 2006.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de febrero de 2006, la sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG. solicitó el registro del signo “RHINO’S” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

      - El 14 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 24375 por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “RHINO’S” (mixto), solicitado por la sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de las marcas “KINDER PROF. RINO” (mixtas y nominativa) a favor de la sociedad SOREMARTEC S.A. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 9 de noviembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 29909 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de diciembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 36560 por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 24375 de 14 de septiembre de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad RHINO’S ENERGY DRINK AND FOOD AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el Jefe de la División, sin ninguna justificación para ello, basa la supuesta similitud entre las marcas enfrentadas en el fraccionamiento de la marca KINDER PROF RINO, afirmando que ésta última expresión –RINO-, es la más preponderante distintivamente dentro del conjunto, bajo un criterio arbitrario que controvierte el principio de análisis del conjunto de la marca. Desconoce que la marca solicitada RHINO’S es de carácter mixto; desconoce que la marca KINDER PROF. RINO fundamento de la negación, es una marca compuesta por elementos gramaticales, verbales y conceptuales característicos que le da identidad propia frente a la marca solicitada RHINO’S. ”.

      - “Del análisis de la marca RHINO’S solicitada se puede observar que se trata de una marca compuesta de un elemento verbal y un elemento gráfico preponderante (…). El conjunto de la marca se destacada (sic) por la conjunción de colores y diseño característicos de la figura de un rinoceronte, que sigue la apariencia natural de un rinoceronte, despertando o evocando la idea de que se trata de algo fuerte, duro, avasallante, de un animal fuerte, idea que se quiere transmitir al consumidor por cuanto la marca busca identificar dulces y confitería con poderes energizantes (…). El concepto evocado por la marca no impediría que ésta pudiera ser usada como distintiva de un automóvil de carga, llantas, o cualquier producto de dichas características donde el elemento más atractivo está dado en su fuerza o poder”.

      - “(…) el conjunto de la marca KINDER PROF RINO evoca un concepto o idea infantil, lo que se podría llamar en nuestra (sic) entorno como ‘muñequitos animados’, donde el conjunto de los elementos animados y palabras –PROF RINO- evoca la idea de un profesor rinoceronte alegre y feliz con características infantiles, concepto o idea que está precedida del concepto KINDER, marca (…) ampliamente reconocida como distintiva de chocolates para niños”.

      - “Así las cosas, el análisis del conjunto gráfico y gramatical que conforman las dos marcas nos muestran que no obstante éstas puedan compartir el elemento fonético RINO, la especial composición gráfica se (sic) su conjunto determina que evoquen conceptualmente ideas diversas en el consumidor, que determina que el uso común de la expresión fonética RINO, no sea fundamento para establecer una confusión”.

      - “El hecho de que las marcas KINDER PROF. RINO hagan parte de la familia de marcas KINDER, viene a corroborar el hecho de que en estas marcas el elemento preponderante y más distintivo es la expresión KINDER y no RINO, al contrario de lo manifestado pro (sic) la Jefe de la División, por ser KINDER la palabra que le permite al consumidor tenerla como distintiva de un mismo origen empresarial, y en consecuencia diferenciarla de otras marcas en el mercado que puedan tener en su composición elementos que acompañen a la expresión KINDER”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca RHINO’S (mixta solicitada), para distinguir ‘confitería, dulces, gomas de frutas. Gomas de mascar’ productos comprendidos en la clase 30, reproduce el elemento predominante de las marcas previamente registradas ‘KINDER PROF RINO’ (mixta y denominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la nomenclatura vigente a favor de la Sociedad Soremartec S.A.; ahora bien, el hecho de que se haya incluido la consonante intermedia ‘H’ ello no le imprime distinción fonética alguna; de otra parte, si bien es cierto que se excluyen las expresiones adicionales que acompañan las marcas registradas (KINDER PROF) se induciría indudablemente al público consumidor a pensar que se trata de una nueva línea de productos de las mismas marcas registradas con anterioridad, es decir que tiene idéntica procedencia empresarial, más aún si se tiene en cuenta la similitud visuakl (sic) en los signos confrontados, derivada de la presencia de un rinoceronte en cada uno (sic) de las marcas en debate, lo que generaría confusión indirecta en el público consumidor”.

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘RHINO’S’ (mixta) comprende los mismos productos de la clase 30 amparados por las marcas ‘KINDER PROF RINO’, (nominativa y mixta), clase 30, lo cual generaría si coexistieran confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

      - “En lo relacionado con la mención que hace la parte demandante de otros registros marcarios tramitados bajo otras actuaciones administrativas, es de señalar que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad SOREMARTEC S.A., considerada tercero interesado en el proceso.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento...