PROCESO 212-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 212-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión 486.

Marca: MARKO POLO (mixta).

Actor: señor LIBARDO CARREÑO BASTO.

Proceso interno Nº. 2008-00269.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2008-00269;

El auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: el señor LIBARDO CARREÑO BASTO.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad MARC O'POLO INTERNATIONAL AB.

* Hechos.

1. El 31 de agosto de 2006, el señor LIBARDO CARREÑO BASTO, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MARKO POLO (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 569 de 31 de octubre de 2006. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 009227 de 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado por considerar que era confundible con la marca MARC O'POLO (mixta) registrada a favor de la sociedad MARC O'POLO INTERNATIONAL AB. para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Contra dicha Resolución el señor LIBARDO CARREÑO BASTO interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 020136 de 29 de junio de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 34764 de 25 de octubre de 2007, confirmó también la Resolución Nº. 009227 de 30 de marzo de 2007.

6. El señor LIBARDO CARREÑO BASTO interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor LIBARDO CARREÑO BASTO, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

1. Como antecedente señala que, junto con la solicitud de registro del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la Clase 18, objeto del presente proceso, presentó solicitud para el registro del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la Clase 25, el cual fue concedido.

2. La Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486 al considerar que el signo que solicitó a registro no es distintivo.

3. Se violó el artículo 136 literal a) ya que "no existen semejanzas entre las marcas MARKO POLO (mixta) clase 18 (...) y MARC O'POLO (mixta) clase 18 (...) que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto al todo de la marca solicitada sin que sea fraccionada".

4. Desde el punto de vista gráfico y visual los signos en conflicto son diferentes. Igualmente desde el punto de vista fonético y auditivo, aunque los signos en conflicto coincidan en ciertas letras "dichas marcas se leen y escuchan totalmente diferente teniendo en cuenta que su pronunciación es distinta (...)". Finalmente, desde el punto de vista conceptual tampoco existe confusión.

5. Afirma que el signo solicitado es un signo arbitrario.

   * Contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia actuó de manera razonada y motivada realizando el correspondiente examen de registrabilidad.

2. La coexistencia en el mercado de los signos en conflicto, "crearía confusión en el público consumidor, pues al ser cotejadas en conjunto, la marca solicitada resultó no ser suficientemente distintiva por adolecer de similitudes ortográficas, fonéticas, gráficas y conceptuales (...)".

   * Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad MARC O'POLO INTERNATIONAL AB.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo MARKO POLO (mixto), fue el 31 de agosto de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículos 150 de la Decisión 486 por ser aplicables al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   "(...)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

* las palabras o combinación de palabras;

* las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)".

* La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)". Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos...