PROCESO 168-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 168-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00199. Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP. Marca: FLUPIS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: FERRIS ENTERPRISES CORP.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA.

   ALFONSO RIVAS & CIA C.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA, solicitó el 22 de junio de 2001 el registro como marca del signo mixto FLUPIS, para amparar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:

         CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, TAPIOCA, SAGÚ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, JARABE DE MELAZA, HELADOS COMESTIBLES; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSA (CON EXCEPCIÓN DE SALSAS PARA ENSALADAS); ESPECIES, HIELO.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 506 de 30 de julio de 2001, la sociedad ALFONSO RIVAS & CIA C.A., presentó oposición con base en su marca denominativa FLIPS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 201027, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., presentó oposición con base en las siguientes marcas:

   1. Marca mixta YUPIS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 185229, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Marca mixta YUPIS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 185231, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 4266 de 25 de febrero de 2003, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado.

      5. Las sociedades ALFONSO RIVAS & CIA C.A. y FERRIS ENTERPRISES CORP, presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 20915 de 27 de agosto de 2004, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

      7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 01689 de 30 de enero de 2006, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      8. La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí en los aspectos gramatical y fonético.

      2. Sostiene, que el elemento denominativo es preponderante en los signos en conflicto.

      3. Agrega, que ambos signos son de fantasía y eso posibilitaría aún más la confusión.

      4. Argumenta, que la marca YUPIS es notoriamente conocida.

         3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

         • Sostiene, que el público consumidor no caerá en confusión con respecto al origen empresarial.

      2. Por parte de las Sociedades terceras interesadas en las resultas del proceso.

         El Consejo de Estado no remitió las contestaciones de la demanda por parte de las mismas.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 135 literal i); 136 literal a) de la Decisión 486.

   No se interpretará el artículo 135 literal i), ya que no es aplicable al caso bajo estudio. Se interpretarán las demás normas solicitadas, pero se circunscribirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b).

   De oficio, el Tribunal interpretará las siguientes normas: artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero

.

Artículo 229

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o...