PROCESO 154-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 154-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad OPIN MARKETING LTDA.

Marca: “OPIN MARKETING LTDA” (mixta).

Expediente Interno N° 2005-00236.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de enero de 2012.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    Demandante: la sociedad OPIN MARKETING LTDA.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero Interesado: la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LIMITADA. OPEN MARKET LTDA.

  3. Actos demandados

    La sociedad OPIN MARKETING LTDA. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

    - Resolución No. 005950 de 18 de marzo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA.; y, en consecuencia, negar el registro del signo “OPIN MARKETING LTDA” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OPIN MARKETING LTDA.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 8 de junio de 2004, la sociedad OPIN MARKETING LTDA. solicitó el registro del signo “OPIN MARKETING LTDA” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 17 de agosto de 2004, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 544.

      - La sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “OPEN MARKET” (denominativa y mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 18 de marzo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 005950, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA.; y, en consecuencia, negar el registro del signo “OPIN MARKETING LTDA” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad OPIN MARKETING LTDA.

    2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad OPIN MARKETING LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca OPIN MARKETING LTDA tiene distintividad, pues ésta se la da la forma como está diseñada y los símbolos que contiene, no se limita simplemente a las palabras, que también contribuyen a hacerla distinta. Por lo anterior, no existe riesgo de confusión para un consumidor pues la marca que se pretende registrar tiene un signo que la diferencia y que visualmente la hace única”.

      - “(…) ambas marcas utilizan un signo genérico como lo es MARKET, palabra inglesa cuyo significado es MERCADEO, por lo cual el análisis de distinción se debe centrar en las palabras OPEN y OPIN”.

      - “Tampoco existe similitud ideológica, los signos que representan las marcas en cuestión no evocan la misma o similar idea, OPEN MARKET se asocia con mercados abiertos, de OPIN MARKETING LTDA, la idea que se percibe es la de opinión, el estudio sobre mercados, se concluye que es imposible que puedan ser percibidas como la misma o involucrada con la otra”.

      - “Contrario a lo considerado por la Superintendencia (…), el consumidor final de los servicios de las empresas en conflicto nunca será el mismo, los servicios que las empresas prestan no están dirigidos al mismo público. Cada una de las empresas tiene clientes potenciales diferentes, sus servicios están dirigidos a consumidores finales diferentes (…)”.

      - “Mientras OPIN MARKETING hace estudios o encuestas del comportamiento de un producto o servicio en el mercado, OPEN MARKET se dedica entre otros a transportar (…), distribuir, mercadear mercancías, incluso a almacenarlas, no realiza estudios sobre mercadeo como lo hace mi poderdante (…)”.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) ‘OPIN MARKING (sic) LTDA’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados (…) resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      - “(…) las expresiones ‘MARKETING’ y ‘MARKET’ poseen la misma raíz ‘MARKET’, las cuales en lengua inglesa hacen referencia de manera general al concepto de mercado abierto (conjunto de técnicas comerciales para hacer más rentable un producto)”.

    4. Tercero Interesado

      La sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LIMITADA. OPEN MARKET LTDA. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que la norma aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto la solicitud del registro marcario se realizó el 8 de junio de 2004, en vigencia de la mencionada Decisión.

      - “(…) dentro del conjunto marcario del signo OPIN MARKETING LTDA prevalece la denominación, pues no existe, como lo señala la demandante, símbolos especiales que prevalezcan sobre la denominación”.

      - “(…) estamos hablando de un signo que en su análisis en conjunto, sucesivo, es confundible frente al signo ya registrado por mi representada, pues se asemejan ortográfica, fonética e ideológicamente (…)”.

      - “Aunque las marcas (…) se encuentren amparando servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, esto no es óbice para considerar que no existe relación entre los servicios distinguidos por cada una de ellas, pues dentro de los criterios para determinar la relación entre productos y servicios no se encuentra de manera exclusiva el de la inclusión de los servicios y/o productos en la misma clase internacional, tal como lo pretende hacer ver el demandante, sino que también se especifican otros tales como, compartir canales de comercialización, finalidad, y complementariedad; criterios que comparten los servicios identificados por cada signo”.

      CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de diecinueve (19) de enero de 2012.

  6. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, 146 inciso 1º, 147 inciso 1º y 5 del Protocolo de Cochabamba.

    El Tribunal considera que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “OPIN MARKETING LTDA” (mixto), fue presentada el 8 de junio de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134, literales a) y b) (concepto de marca y elementos constitutivos), de dicha Decisión 486, en tanto que resulta aplicable para la resolución del presente caso.

    No se interpretarán los artículos 146 inciso 1º, 147 inciso...

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