PROCESO 128-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: VICTORIA (mixta).

Actor: sociedad HERCAS LIMITADA.

Proceso interno Nº 2003-00458.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 123, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00458;

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad HERCAS LIMITADA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad VITTORIA S.P.A.

1. Hechos.

   1. El 19 de junio de 2002, la sociedad HERCAS LIMITADA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo VICTORIA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525 de 28 de febrero de 2003. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad VITTORIA S.P.A. sobre la base de la marca VITTORIA (mixta) registrada a su favor, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 16857 de 25 de junio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo VICTORIA (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad HERCAS LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 24933 de 29 de agosto de 2003, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 27238 de 25 de septiembre de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 16857. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad HERCAS LIMITADA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad HERCAS LIMITADA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Que, antes de presentar la solicitud del signo VICTORIA (mixto) solicitó a la División de Signos Distintivos una certificación sobre los registros o solicitudes del signo VICTORIA. A dicha solicitud la Superintendencia emitió “una certificación consignando que verificada la base de datos y en los archivos de la SIC no aparece la denominación VICTORIA. Es por ello que con base a la certificación, la empresa solicitante procedió a realizar el trámite del registro de la marca para tales efectos”.

   2. Se violó el artículo 123 de la Decisión 486, en vista de que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se le notificó con la presentación de la oposición presentada por la sociedad VITTORIA S.P.A. razón por la que no pudo ejercer su derecho a la defensa.

   3. Los signos en conflicto “provienen de dos idiomas diferentes: CASTELLANO vs ITALIANO”. Cita diferentes acepciones de la palabra VICTORIA en la lengua española.

   4. “(…) si bien analizamos que significativamente en nuestro lenguaje castellano no existe el significado VITTORIA, siendo ésta una expresión ajena a nuestro idioma; la denominación VITTORIA, cuyo origen proviene del idioma italiano, no podría existir riesgo de confusión o asociación, si hacemos un enfoque a nivel comparativo de las marcas solicitadas y registradas en la existencia de semejanza o identidad de los productos, en la parte visual, ortográfica, conceptual o auditiva, observamos que en la marca solicitada VICTORIA, cuyo significado lo podemos traducir en éxito, triunfo. Fonéticamente, no tienen la misma entonación VITTORIA (italiano) que decir VICTORIA (español)”.

   5. Respecto a la comparación entre signos “si llevamos las dos denominaciones VITTORIA, se encuentra en la categoría mixta, siendo esta claramente nominativa, cuya expresión no contiene sino únicamente la modificación en la letra V que es el logotipo de un gancho o chulo que acompaña a las demás palabras”; mientras que “La marca solicitada está comprendida por un logotipo de un hombre con las manos en alto en señal de triunfo, levantando una llama en los dedos, hace señalización de la letra V de VICTORIA, denominándose así en la categoría de mixta, por contener además del logotipo la expresión VICTORIA en una cinta amarilla, analizando de esa manera no hay ningún tipo de riesgo de asociación o confusión”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en (…) la Decisión 485 (sic) (…)”.

   2. Efectuado el examen correspondiente “es evidente que, ‘VICTORIA’ clase 12, si bien es susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘VICTORIA’ (…) frente a ‘VITTORIA’ (…) resulta indudable que presentan semejanzas, habida cuenta que el signo sobre el cual se pretende su registro, reproduce la percepción auditiva fonética y visual de la marca previamente registrada ‘VICTORIA’”.

   3. Además entre los signos en conflicto “existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos”.

   4. Respecto a la coexistencia de las marcas en conflicto, dicha coexistencia “generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘VICTORIA’ y ‘VITTORIA’ amparan los mismo productos comprendidos en la clase 12”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad VITTORIA S.P.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda. Se observa en el expediente que únicamente presentó sus alegatos de conclusiones.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 123, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo VICTORIA (mixto), fue el 19 de junio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las...