PROCESO 135-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión 486.

Marca: SUPERFONDOS (mixta).

Actor: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

Proceso interno Nº 2007-00110.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00110;

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS.

1. Hechos.

   1. El 21 de octubre de 2005, el FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SUPERFONDOS (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 558 de 30 de noviembre de 2005. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. sobre la base de la marca SUPERFONDO SANTANDER (mixta) registrada a su favor, para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

      En el escrito de demanda, la actora manifiesta que su oposición también fue sobre el registro de su marca SUPERFONDO EXTRA (mixta).

   3. El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS solicitó el cambio del nombre del solicitante a FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS.

   4. Por Resolución Nº 23629 de 31 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo SUPERFONDOS (mixta). Contra dicha Resolución la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      En esta Resolución se manifiesta que la expresión SUPERFONDOS irá como explicativa. Y debajo de la mencionada expresión se encuentra la frase “sus intereses son los nuestros”.

   5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 29483 de 31 de octubre de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 31509 de 28 de noviembre de 2006, confirmó, también, la Resolución Nº 23629. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      Esta Resolución modifica el nombre del titular del registro de FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA SUPERFONDOS a FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS.

   7. La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado SUPERFONDOS (mixto) es confundible con sus marcas registradas SUPERFONDO SANTANDER (mixta) y SUPERFONDO EXTRA (mixta), ambas registradas en la Clase 36. Y que el registro de dichos signos le otorga el derecho de exclusividad sobre ellos.

   2. Que su signo SUPERFONDO SANTANDER (mixto) “ha alcanzado en nuestro país un alto reconocimiento y posicionamiento dentro del mercado nacional (…) y notoriedad dentro del sector financiero”; por lo que, el registro del signo solicitado podría producir una confusión frente al origen empresarial de los servicios.

   3. El signo solicitado no es suficientemente distintivo y es confundible con su marca SUPERFONDO SANTANDER (mixta) y que el diseño que acompaña al signo solicitado “no cautiva al consumidor, y éste claramente no exigirá la marca por las líneas del diseño secundario sino por la expresión SUPERFONDOS siendo idéntica a las marcas de mi mandante”.

   4. “(…) la propia entidad demandada le da a ‘SUPERFONDOS’ un carácter genérico, nótese que otorga la marca sin ningún otro elemento denominativo que permita efectivamente diferenciarlo dentro del mercado, causando gravísimas consecuencias de error, confusión y engaño”.

   5. El signo solicitado “reproduce una de las expresiones evocativas que componen los signos de mi mandante, sin que la parte grafica (sic) le otorgue la distintividad requerida ni señale un origen empresarial diferente del que provienen las marcas de mi mandante (…)”.

   6. Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y conceptual, además, de que distinguen los mismos servicios.

   7. También se violaron los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado no es distintivo.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de ninguna norma supranacional expedidas (sic) por la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. “(…) efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘SUPERFONDOS’ (mixta), clase 36 y ‘SUPERFONDO SANTANDER’ (mixta), clase 36, se tiene que estas (sic) no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos”.

   3. En cuanto a la estructura de los signos “La marca previamente registrada presenta en su estructura 19 letras, mientras que la registrada de manera posterior 11 letras, la cual conlleva una estructura completamente diferente y diferenciadora desde el punto de vista estructural, no coincidiendo el número de letras de los signos en conflicto”.

   4. Además, “(…) la marca solicitada consta de la expresión ‘SUPERFONDOS’ escrita en mayúsculas. Adicionalmente aparece dibujada en la parte superior del gráfico unas figuras de forma geométrica irregular (…) de distinto tamaño entrelazadas por una línea, destacadas por su colocación en la gráfica”.

   5. En cuanto a la “marca opositora se tiene que esta se conforma de la expresión ‘SUPERFONDO SANTANDER’ y con una figura disímil a la del signo solicitado y que se encuentra plasmada en un círculo de mayor tamaño”.

   6. Finalmente, “si bien existen expresiones coincidentes entre ‘SUPERFONDOS’ y ‘SUPERFONDO SANTANDER’, ello se ve opacado al realizar un análisis en conjunto. En efecto el consumidor medio que ‘se guía por sencillas apreciaciones visuales’ (…) logra diferenciar las marcas enfrentadas y encuentra que las diferencias gráficas que componen cada conjunto son la procedencia clara de una procedencia empresarial diferente”.

4. Tercero interesado.

   El FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERFONDOS, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. La marca “SUPERFONDOS (mixta) de mi representada y SUPERFONDOS SANTANDER pueden existir sin causar riesgo de confusión a los consumidores. Como se observa estas marcas son completamente disímiles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético e ideológico, la expresión SUPERFONDOS (mixta) reproduce la sigla del nombre comercial de mi poderdante el cual es SUPERFONDOS, ampliamente conocido en el mercado”.

   2. Recalca que “las marcas son completamente diferentes entre sí, de tal forma que las marcas pueden coexistir en el mercado sin causar confusión y sin inducir a error a los consumidores”.

   3. Así mismo, los logos de los signos en conflicto “son tan diferentes que no existe ninguna posibilidad de que se presente confusión por parte de los consumidores (…)”.

   4. “La expresión solicitada para registro de marca cumple todos y cada uno de los requisitos de la ley marcaria, así como el artículo (sic) 134, 135 literal a) de la Decisión 486 (…) y por consiguiente es registrable como marca”.

   5. Finalmente agrega que “los rasgos distintivos de la marca mixta SUPERFONDOS: El logo de mi Representada tiene dos rectángulos descontructivistas (sic) que son paralelos, y luego al transformase se elevan hacia el cielo, estas formas un tanto rígidas pero con movimiento demuestran el liderazgo y la solidez propios de SUPERFONDOS, entidad de ahorro y crédito y proponiendo por el desarrollo integral de sí misma y de sus asociados”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento...