PROCESO 131-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 131-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 84 de la misma Decisión 344.

Marca: TIKYS (denominativa).

Actor: sociedad FERRERO S.P.A.

Proceso interno Nº 5839-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87 literal h), 93, 95, 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 40 de su Reglamento, dentro del proceso interno Nº 5839-CS.

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad FERRERO S.P.A.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

2. Hechos.

   1. El 9 de mayo de 1996, la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. solicitó el registro como marca del signo TIKYS (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 378. Contra dicha solicitud, la sociedad FERRERO S.P.A. presentó observación sobre la base de las marcas TIC TAC (denominativa) y TIC TAC and leaf device (denominativa), registradas a su favor, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      La sociedad ENVASADORA ECUATORIANA COMPAÑÍA LIMITADA, presentó segunda observación, sin embargo desistió de la misma.

   3. Por Resolución Administrativa Nº 966837 de 10 de diciembre de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la observación presentada por la actora y, concedió, el registro de la marca TIKYS (denominativa) a favor de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. De esta manera, la sociedad FERRERO S.P.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad FERRERO S.P.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. La observación se basó en sus marcas notoriamente conocidas TIC-TAC.

   2. Los signos TIC-TAC y TIKYS “tienen gran similitud ortográfica y fonética en vista de que comparten la sílaba inicial ‘TIC’. Si bien existe la sustitución de la letra ‘C’ por la letra ‘K’, la identidad fonética y auditiva permanece”.

   3. Respecto al argumento de que en la Resolución impugnada, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial señala que la solicitante tiene el registro del signo TIKYS DRAGUS “El registro de la marca TIKYS DRAGUS de ninguna manera otorga derecho a su titular para el registro y uso exclusivo de la denominación TIKYS (…)”. Agrega que “En el caso del signo TIKYS DRAGUS, la visión de conjunto al compararla con la marca TIC-TAC la hace significativamente distinta. Adicionalmente, TIKYS DRAGUS es una marca mixta que incluye un diseño distinto, hecho fundamental que obvia la autoridad administrativa en su análisis”.

   4. Se ha demostrado “la semejanza gráfica, visual, fonética y auditiva entre la marca registrada TIC-TAC y la denominación solicitada TIKYS”.

   5. De acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 “La denominación TIKYS, constituye una imitación de la marca TIC-TAC, ella (sic) se confunden a simple vista y por tanto, la primera no es susceptible de registro”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad intelectual, contestó la demanda manifestando: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución Nº 966837 (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. “Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”.

   2. Los signos en conflicto “no presentan similitud gráfica, fonética y auditiva, lo cual no produciría confusión entre el público consumidor quien puede identificar claramente la procedencia del producto”.

   3. Por estas consideraciones, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado.

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de vigilar las actuaciones jurídicas en esta causa (…)”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NOEL S.A., tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 87 literal h), 93, 95, 102 y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo TIKYS (denominativa) fue el 9 de mayo de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 102; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretará de oficio el artículo 84 de la misma Decisión y no se interpretarán los artículos 82 literal h), 87 literal h), 93, 95 y 104 de la Decisión 344 por no ser aplicable al caso concreto;

   Que, la demandante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 40 del Reglamento de la Decisión 344, el Tribunal considera que su interpretación no es procedente, en vista de que dicho Reglamento es una norma de carácter interna; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo...