PROCESO 74-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 74-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: COCOA REPUBLIC (denominativa).

Actor: señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ.

Proceso interno Nº 2005-00229.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00229;

El auto de 22 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandantes: señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad BANANA REPUBLIC INC.

2. Hechos.

   1. El 17 de octubre de 2001, los señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ solicitaron, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo COCOA REPUBLIC (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 510 de 27 de noviembre de 2001. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 28020 de 12 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado COCOA REPUBLIC (denominativo) por considerar que dicho signo es confundible con las marcas BANANA REPUBLIC (denominativa) y BANANA REPUBLIC (mixta) registradas a favor de la compañía BANANA REPUBLIC INC, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

      Contra dicha Resolución, los señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 791 de 25 de enero de 2005, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 8991 de 27 de abril de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28020. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. Los señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ interpusieron demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   Los señores ÁLVARO RICARDO VALENCIA SUÁREZ y CARLOS EMILIO VALENCIA SUÁREZ en su escrito de demanda presentaron los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto “la marca COCOA REPUBLIC, cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…)”.

   2. El signo COCOA REPUBLIC (denominativo), “no constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para identificar productos de dicha clase”.

   3. También se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “no es susceptible de producir confusión con ninguna de las marcas previamente registras o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios o productos o servicios similares”.

   4. En los signos en conflicto “el aspecto predominante de las dos marcas es el nominativo. Sin embargo, para efectuar el análisis comparativo es necesario tener en cuenta que la palabra REPUBLIC se ha convertido en una expresión de uso común debido a que se encuentra incluida en varias marcas registradas en la clase 25, a nombre de titulares diferentes (…)”.

   5. Agrega que el término “REPUBLIC no es determinante para decidir la posibilidad de confusión, por cuanto corresponde a una expresión corrientemente usada (…)”.

   6. Los signos en conflicto “corresponden a la categoría de marcas arbitrarias, es decir, poseen significado conceptual claro, preciso y conocido, el cual no guarda ninguna relación con los productos que pretende identificar (…). Dentro de esta categoría de marcas, la similitud o disimilitud en el significado de las mismas, es determinante para definir si existe o no similitud capaz de causar confusión entre las mismas”.

   7. Finalmente, afirma que “en este caso no existe ninguna semejanza conceptual entre las marcas en conflicto, por lo tanto la posibilidad de confusión para el público consumidor es inexistente”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Entre los signos en conflicto existe posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase. Agrega que “En lo atinente a la expresión ‘COCOA REPUBLIC’ solicitada como registro marcario, se tiene que consiste en una reproducción de la marca previamente registrada ‘BANANA REPUBLIC’; cambiándose solamente la palabra COCOA por BANANA”.

   3. Una vez “efectuado el examen de conjunto de los signos comparados se tiene además que la marca solicitada es una denominación compuesta en la que resalta como predominante la expresión REPUBLIC ubicada en segundo lugar y de mayor tamaño, lo cual no la hace suficientemente distintiva para obtener el registro marcario, sin que la otra expresión contenida en la marca solicitada logre proporcionarle la distintividad extrínseca requerida que la diferencie, con lo cual se descarta de plano la presunta violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 al expedirse por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”.

   4. Respeto a la relación de productos en el caso concreto se “permite afirmar que, al tratarse de productos de la clase 25 en ambos casos, se comparten las mismas finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”.

   5. Por lo que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad BANANA REPUBLIC INC. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo COCOA REPUBLIC (denominativo), para distinguir productos de la Clase 25, fue el 17 de octubre de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad con la normativa comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos...