PROCESO 081-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 081-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SISLEY (mixta). Actor: BENETTON GROUP S.P.A. Proceso interno Nº 2003-00419.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2003-00419.

El auto de 22 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

Partes en el proceso interno:

Demandante: BENETTON GROUP S.P.A.

Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercero interesado: JEANS FASHION S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   El 19 de octubre de 1993, el señor Alfonso Cajamarca Castro solicitó el registro del signo SISLEY (mixto) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 394, las sociedades Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. (CADENALCO) y BENETTON GROUP S.P.A. presentaron observación al registro, con fundamento en la confundibilidad con las marcas LEY (además enseña y nombre comercial LEY y SUPERLEY) y SISLEY, respectivamente.

   Por medio de escrito radicado el día 28 de octubre de 1996, el solicitante traspasa el trámite de registro marcario a favor de JEANS FASHION S.A., quien en adelante se tendrá como solicitante.

   Mediante Resolución Nª 01080, de 30 de enero de 2001, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación interpuesta por la Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. (CADENALCO) e infundada la observación de BENETTON GROUP S.P.A., por lo que se procedió a denegar el registro del signo solicitado.

   Mediante Resolución Nº 27486, de 27 de agosto de 2001, se resuelve el recurso de reposición, y se revoca parcialmente la Resolución Nº 01080 de 2001, declarando infundada la observación presentada por CADENALCO S.A. y fundada la presentada por Benetton Group S.P.A., denegándose así el registro solicitado.

   Mediante Resolución Nº 11656, de 29 de abril de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución Nº 01080 de negar el registro y, en su lugar, concedió el mismo para la marca SISLEY (mixta) en la Clase 18. Posteriormente, BENETTON GROUP S.P.A. presentó demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

2. La demandante BENETTON GROUP S.P.A. argumenta lo siguiente:

   - El signo solicitado SISLEY (mixto) en la Clase 18 por JEANS FASHION S.A. es confundible con las marcas registradas SISLEY de las Clases 9, 14 y 16. Al respecto, si bien corresponden a clases diferentes, eran productos que tenían las mismas funciones, finalidades y características generales al ser elementos y accesorios de uso personal.

   - Los productos “cuero e imitaciones de cuero” y los productos de las Clases 9, 14 y 16 comercializados por Benetton Group S.P.A. son conexos y, por lo tanto, procede la nulidad de la marca SISLEY en la Clase 18, existiendo una estrecha relación entre “accesorios, joyería, perfumería, agendas, libretas” y “cuero e imitaciones de cuero”.

   - Cita jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

3. El demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia señaló lo siguiente:

   - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que los productos a distinguir son distintos, sin relación alguna entre ellos y cuya finalidad y canales de distribución y comercialización son diferentes.

4. El tercero interesado JEANS FASHION S.A. manifestó lo siguiente:

   - Los signos en conflicto son pasibles de coexistir pacíficamente en el mercado, ya que distinguen productos diferentes. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión, toda vez que se trataba, por un lado, de un producto eléctrico (Clase 9), un producto de joyería (Clase 14) y un producto de papel (Clase 16) y, por otro lado, de un producto de cuero e imitaciones de cuero (Clase 18).

   - La demandante Benetton Group S.P.A. había solicitado el registro del signo SISLEY en las Clases 18 y 25, lo que le fue denegado, en base a la observación formulada por JEANS FASHION S.A.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. Sin embargo, el 19 de octubre de 1993, fue presentada la solicitud de registro del signo SISLEY (mixto) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta norma la aplicable al presente caso.

   En consecuencia, se interpretarán, de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…).

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…).

1. La norma comunitaria en el tiempo.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486. Sin embargo, el día 19 de octubre de 1993, fue presentada la solicitud de registro del signo SISLEY (mixto) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta norma la aplicable al presente caso.

   En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

   (…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

   (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de...