PROCESO 70-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2011

Interpretación prejudicial, a petición de la Corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a), b), f) y g), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2006-00372. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: ROCOTO (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, Ecuador, a los 9 días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de octubre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: ALICORP S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ALICORP S.A., solicitó el 19 de mayo de 2005 el registro como marca del signo denominativo ROCOTO, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. de 553 de 30 junio de 2005, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado 189291, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado 154767, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado 199231, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 4435 de 27 de febrero de 2006, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro del signo solicitado.

   4. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 13014 de 22 de mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23360 de 31 de agosto de 2006, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

   7. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. El Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí en el aspecto visual, ortográfico y fonético.

   2. Agrega, que el elemento denominativo es preponderante en el conjunto marcario del signo mixto BOCATO.

   3. Sostiene, que el signo solicitado se podría aprovechar del prestigio y la fama alcanzada por la marca BOCATO.

   4. Argumenta, que los consumidores se confundirán en cuanto al origen empresarial de los signos en conflicto.

   5. Expresa, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.

      • Manifiesta que la pronunciación y la sílaba tónica de los signos en conflicto son diferentes.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad ALICORP S.A. contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista ortográfico y fonético.

      • Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos de consumo masivo y alimenticio, lo que haría que fueran muy cuidadosos y, en consecuencia, no habría confusión entre éstos.

      • Agrega, que el signo ROCOTO es completamente distintivo.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486.

   No se interpretarán los artículos 148 y 150, ya que no son pertinentes para resolver el asunto bajo examen.

   Se interpretarán los demás artículos, pero se restringirá el alcance de la interpretación así: artículo 134 literales a) y b), artículo 135 literales a), b), f) y g), y artículo 136 literal a).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

5. Palabras genéricas y de uso común. Su incidencia en el ámbito geográfico de la Comunidad Andina.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo ROCOTO. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad...