PROCESO 39-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 39-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A.

Marca: “LOTO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-00188.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de julio de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 11562 de 23 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. y por la sociedad NALSANI S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “LOTO” (denominativo) para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A.

   - Resolución No. 019893 de 27 de julio de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 31766 de 28 de noviembre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11562 de 23 de mayo de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 2 de junio de 2004, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. solicitó el registro del signo “LOTO” (denominativo), para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de noviembre de 2004, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 546.

      - La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base del registro de su marca “LOTUS” (denominativa), en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad NALSANI S.A. presentó oposición en contra de la solicitud referida, sobre la base de la licencia que tiene de la marca, nombre y enseña comercial notorios “TOTTO” (denominativa y mixta), en las clases 3, 9, 10, 14, 16, 18, 25, 30, 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 23 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11562, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. y NALSANI S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “LOTO” (denominativo) para distinguir “tabaco; artículos para fumadores; cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A.

      - Las sociedades PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. y NALSANI S.A. interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 27 de julio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 019893, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de noviembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 31766, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11562 de 23 de mayo de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) se está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, es decir, NO ES APTA para identificar productos en el mercado, ya que contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio sí existe una innegable semejanza visual y fonética entre las marcas LOTUS y LOTO, por lo cual lo mas (sic) probable es que el público consumidor tome un producto por el otro, y asuma que ambos provienen del mismo empresario”.

      - “Las razones para conceder la marca pasaron por encima de las evidentes semejanzas gráficas, fonéticas, visuales y ortográficas de las marcas LOTUS y LOTO, y se centraron en afirmar repetidamente que como LOTO es una especie de planta acuática y en cambio LOTUS no tiene significado conocido en el español, las marcas no son confundibles y es viable la concesión (…) de la marca LOTO encontrándose registrada la marca LOTUS en la misma clase y para distinguir los mismos productos”.

      - “Los signos LOTO y LOTUS son palabras que incuestionablemente se parecen y afirmar lo contrario, yendo contra toda evidencia es un acto de terquedad. La esencia de la violación es el grave yerro cometido por cada una de las autoridades marcarias, al establecer que los signos enfrentados en este asunto no se confunden en razón de su significado, y además porque el consumidor medio no sabe que el LOTUS significa LOTO en inglés y puede distinguir un producto de otro”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca ‘LOTO’ (nominativa) clase 34 tiene un significado específico mientras la os (sic) opositores carecen del mismo: La marca solicitada ‘LOTO’ se refiere a una ‘Planta acuática de la familia de las ninfeáceas, hojas muy grande, crnáceas (sic), con peciolo rojo largo y delgado, flores terminales, solitarias, de gran diámetro color blanco azulado y olorosas, y fruto globoso parecido al de la adormidera, son semilñlas (sic) que se comen después de tostadas y molidas (…)”.

      - “(…) los signos ‘LOTO’ y ‘LOTUS’ no son semejantes entre sí, resulta irrelevante entrar a estudiar lo relativo a la relación de productos, pues no concurre ningún elemento que a partir de los criterios esbozados permitan evidenciar su interdependencia o rasgo común capaz de inducir a error al consumidor”.

      - (…) si bien ‘LOTUS’ es una palabra inglés que traduce ‘LOTO’ pero no es ampliamente conocida por el consumidor medio colombiano, el cual recordará las diferencias conceptuales de cada signo, sin que se vea inducido a error en cuanto a los productos que identifican en el mercado (…)”.

   4. Tercero Interesado

      De acuerdo al informe presentado por la consultante, la sociedad TABACALERA HERNANDARIAS S.A. no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a...