PROCESO 32-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 32-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00024. Actor: DELL, INC Marca: DIMENSIÓN (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de junio de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: DELL, INC.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: PLAYBOY ENTERPRISES, INC.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad DELL COMPUTER CORPORATION, solicitó el 23 de septiembre de 2003, el registro como marca del signo mixto DIMENSIÓN, para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 534, del 28 de noviembre de 2003, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 030461 de 21 de noviembre de 2005, resolvió negar el registro del signo solicitado. Argumentó, la existencia de la marca denominativa DIMENSIÓN ERÓTICA, registrada bajo el certificado No. 158985 a nombre de la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES, INC., para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La sociedad DELL, INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 14230 de 31 de mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. Se concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 23284 de 31 de agosto de 2006, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      7. La sociedad DELL, INC., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en relación con los anteriores actos administrativos.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante DELL, INC. soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. No presentan similitudes ideológicas. Mientras DIMENSIÓN ERÓTICA, se refiere a una faceta relativa al amor sexual o a aquella que excita el apetito sexual, o a la que cultiva la poesía amatoria, el signo dimensión se refiere a faceta, longitud, área o volumen de una línea, una superficie o cuerpo, magnitudes de un conjunto que sirven para definir un fenómeno, o medida de los compases musicales.

      2. Manifiesta, que el elemento predominante de la marca DIMENSIÓN ERÓTICA, es la palabra ERÓTICA.

      3. Argumenta, que en la clase 9 existen varias marcas que contienen la palabra DIMENSIÓN. El signo DIMENSIÓN es débil, pero no es genérico, descriptivo o de uso común en la clase 9.

      4. Indica, que los signos en conflicto coexistieron en el mercado y en el plano registral. Por lo tanto, no existiría confusión entre los signos en conflicto.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en el campo fonético y visual. Generarían en el público consumidor error en cuanto al origen empresarial.

         • Manifiesta, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La Corte consultante no envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES, INC.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte consultante no especificó las normas a ser interpretadas, pero determinó las invocadas como violadas por la parte actora: artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De oficio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretará las normas mencionadas, y además el artículo 150 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos.

4. La marca débil.

5. Coexistencia marcario de hecho.

6. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Examen integral, de oficio y autónomo.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto DIMENSIÓN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones...