PROCESO 034-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 034-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES.

Actor: sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

Proceso interno N° 2007-00006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2007-00006;

El auto de 6 de julio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

1. El 14 de abril de 2000, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., solicitó la patente de invención denominada “VACUNAS”. Después del examen de forma, el título de la invención se modificó a: “VACUNAS CON BASE EN COMPOSICIONES ADYUVANTES DE SAPOPINAS Y OLIGO-NUCLEOTIDOS INMUNOESTIMULANTES”.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 524 de 31 de enero de 2003, no se presentaron observaciones.

3. Realizado el examen de patentabilidad se consideró que los requisitos de novedad y nivel inventivo estaban afectados por dos anterioridades, por lo que la actora presentó nuevo capítulo reivindicatorio.

4. Por Resolución N° 8446 de 5 de abril de 2006, la Superintendente de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención solicitada, argumentando falta de novedad y de nivel inventivo en la patente solicitada. Contra dicha Resolución, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. interpuso recurso de reposición.

5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendente de Industria y Comercio, que por Resolución N° 17454 de 30 de junio de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

En su demanda, la actora, sociedad SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. manifiesta que:

1. Presentó la solicitud de patente de invención “VACUNAS” “reivindicando prioridad de las solicitudes inglesas N° BG9908885.8 y de la solicitud americana N° 09/301.829”. Y que realizado el examen de forma la Superintendencia manifestó que la invención carecía de novedad y nivel inventivo por la existencia de dos anterioridades, para lo cual se presentó nuevo capítulo reivindicatorio.

2. La Superintendencia de Industria y Comercio, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, violó los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. En referencia a las anterioridades “WO98/56415, que presuntamente es relevante para la novedad de las reivindicaciones 1, 6, 7, 10, 12-17 y 22-22, y para el nivel inventivo de las reivindicaciones 2 a 5, 8 y 9 (…) J.Exp. Med. Vol. 186 No. 10 del 17 de noviembre de 1997, presuntamente relevante para el nivel inventivo de las reivindicaciones 2 a 5, 8 y 9”; para que dichas anterioridades no afecten su invención realizó una “modificación significativa a las reivindicaciones. Las reivindicaciones fueron restringidas de manera que antes que una vacuna, reivindicaran una gama muy limitada de antígenos. El solicitante dejó claro que en su opinión estas restricciones significaban que los dos antecedentes mencionados quedaban sin relevancia para la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones”.

4. Cita doctrina y jurisprudencia sobre la novedad y la altura inventiva y concluye manifestando que la violación de los artículos 14 y 16 “se da por falsa interpretación”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”.

2. No se violó el artículo 14 de la Decisión 486, pues contrariamente a lo afirmado por la parte demandante “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

3. “Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente (…) adolece (sic) del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

4. Tampoco se violó el artículo 18 de la misma Decisión 486 ya que, como sostuvo la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio “las anterioridades encontradas afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención (…)”.

5. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y concluye “En consecuencia, las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre propiedad industrial y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 14 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

(…)

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)

.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de...