PROCESO 64-iIP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 64-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05091-2010-0-1801-JR-CA-10. Actor: SCHROEDER KG (GMBH & CO). Marca denominativa ISKA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 5091-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de mayo de 2014, fue recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 05091-2010-0-1801-JR-CA-10.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de julio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: I. SCHROEDER KG (GMBH & CO).

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), solicitó el 25 de febrero de 2009, el registro como marca del signo denominativo ISKA, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, charcutería, pescado, mariscos (no vivos), aves, caza; conservas de carne, pescado, mariscos (no vivos), aves, caza; frutas y hortalizas, carne pescado y mariscos (no vivos) en conserva (especialmente congelados), secos y cocidos; gelatina de carne, pescado, aves, caza, hortalizas y frutas”.

   2. Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. El 10 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 18311-2009/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Señaló, que se configura el riesgo de confusión en relación con los elementos gráfico y fonético de la marca mixta ISKAY, registrada en el Perú, bajo el certificado No. 147362 para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescados, aves, extracto de carne, frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevo, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos”.

   4. El 02 de diciembre de 2009, la sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 21 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0879-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

   6. La sociedad I. SCHROEDER KG (GMBH & CO), interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 27 de marzo de 2013, declaró fundada la demanda.

   8. El 15 de abril de 2013, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Por lo tanto, si bien algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto son los mismos, las anteriores diferencias demuestran que no hay forma de inducir a error al consumidor.

   11. Argumenta, que el signo solicitado es de fantasía y no tiene significado alguno. Por otro lado, el signo registrado proviene de la lengua quechua y significa dos.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       Por parte del INDECOPI.

   12. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en relación con los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Además, distinguen los mismos o vinculados productos.

   13. Agrega, que el signo solicitado reproduce íntegramente el contenido del signo registrado.

   14. Señala, que la generalidad del público consumidor difícilmente conocerá el significado quechua del término ISKAY. De todas formas, aún en el caso de ser conocido, no desvirtúa la confusión fonética.

   15. Señala, que el examen de confundibilidad que realiza la autoridad nacional reviste un margen de valoración discrecional. Lo anterior fue confirmado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, Lima, República del Perú.

   16. Agrega, que el demandante no señaló cuál fue el vicio o error trascendente en que incurrió la autoridad nacional al emitir su resolución denegatoria del registro solicitado.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   17. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 27 de marzo de 2013, declaró fundada la demanda, argumentando que no obstante existir similitud entre los productos que identifican los signos en conflicto, éstos no son confundibles entre sí. Teniendo en cuenta que el elemento que predomina dentro del examen comparativo es el denominativo, se puede advertir que presentan diferencias desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual. Por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

       5. RECURSO DE APELACIÓN.

       Por parte del INDECOPI.

   18. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, agregando que el juez incurre en el mismo error del demandante, al no señalar el vicio o error en que incurrió la autoridad nacional al proferir la resolución denegatoria. Se vulnera el derecho al debido proceso. Adicionalmente, señala que al estar frente a productos de consumo masivo, el riesgo de confusión se incrementa. Finalmente manifiesta que los signos en conflicto emplean denominaciones fantasía prácticamente idénticas desde el punto de vista fonético.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   19. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. La forma de juzgar la semejanza entre un signo denominativo y una marca mixta que comparten el mismo término denominativo.

       2. Cuál es el rol específico que debe jugar la conexión competitiva en ese análisis

       .

   20. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

   21. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

6. Consideraciones.

22. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

    1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio y los productos de consumo masivo. La confusión ideológica y su relación con signos compuestos por palabras en lenguas indígenas en el ámbito comunitario andino.

    3. Comparación entre...