PROCESO 98-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00164. Actor: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. Marca mixta STAR SPORT.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 231 de 2 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal el 4 de febrero de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-00164.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, el 11 de mayo de 2007, solicitó el registro como marca del signo mixto STAR SPORT,[1] para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente”.

   2. La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa STAR (Certificado No. 334543), para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza “repuestos para motocicletas, motos y automóviles”. También fundamentó la oposición en un conjunto de marcas de la familia STAR, a saber:

      Clase 12: Mixta STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT BIELA, STARPARTS MOTOCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR CHAIN, STARPARTS MOTORCYCLE RINGS.

      Clase 7: STAR PARTS CORTAR.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 008655 de 26 de marzo de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro solicitado.

   4. La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 13337 de 29 de abril de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

   6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 44588 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

   7. La sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 44588 de 31 de octubre de 2008, 13337 de 29 de abril de 2008, y 008655 de 26 de marzo de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   9. Señala, que el signo solicitado desconoce la existencia previa de marcas registradas a favor del demandante que imposibilitarían su registro.

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto de vista conceptual, ortográfico y fonético. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directo.

   11. Argumenta, que el elemento característico y principal del signo solicitado es la denominación STAR. Por lo tanto, es el que se debe tener en cuenta a la hora de efectuar la comparación.

   12. Adiciona, que el elemento gráfico del signo solicitado no le imprime distintividad alguna, toda vez que corresponde a un tipo de letra y a una estrella ubicada en el interior de la letra “R”, que refuerza conceptualmente la preponderancia de la expresión STAR.

   13. Agrega, que la denominación SPORT, cuya traducción al castellano es “deporte”, simplemente indica particularidades (característica y uso) de los productos a identificar con el signo mixto STAR SPORT: “automotor deportivo” y “de uso deportivo”. Por lo tanto, al ser un término descriptivo e inapropiable de la Clase 12, debe ser excluido del cotejo de marcas.

   14. Indica, que es titular de una pluralidad de marcas en la Clase 12 y en clases relacionadas, que combinan la marca STAR denominativa con otros elementos (denominativos o gráficos). Por lo tanto, se genera conexión competitiva y confusión indirecta, ya que el consumidor eventualmente podría atribuir el mismo origen empresarial que el resto de las marcas que incluyen la expresión STAR.

   15. Adiciona, que los signos en conflicto identifican los mismos productos, lo cual incrementa el riesgo de confusión.

   16. Argumenta, que la marca STAR no es débil, por cuanto no indica ninguna cualidad o característica esencial de los productos que ampara. Lo anterior ha sido corroborado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Consejo de Estado.

   17. Agrega, que aún en el supuesto de que la marca fuera débil, si bien no se podría impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o características del signo registrado, sí se puede impedir que se registren marcas confundibles con ella.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   18. Señala, que el signo mixto STAR SPORT goza de suficiente fuerza distintiva. Por lo tanto, no se configura el riesgo de confusión, ya que reúne los tres requisitos que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Consejo de Estado han establecido para otorgar una marca, es decir, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

   19. Adiciona, que entre los signos en conflicto no existen semejanzas que induzcan a error al público consumidor; si bien los signos en debate comparten la denominación STAR, se tiene que el signo solicitado STAR SPORT está compuesto por elementos adicionales que le otorgan características diferentes.

   20. Manifiesta, que los actos administrativos acusados fueron emitidos de conformidad con el ordenamiento jurídico comunitario y nacional.

       Por parte del Tercero Interesado.

   21. Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que si bien coinciden en la denominación STAR, los elementos gráficos lo dotan de suficiente distintividad.

   22. Manifiesta, que las palabras STAR SPORT son indivisibles; por lo tanto yerra el demandante al señalar que el elemento predominante es la denominación STAR. El signo solicitado debe ser valorado en su conjunto.

   23. Indica, que si bien los signos en conflicto identifican productos de la misma clase, las diferencias que existen entre ambos permiten su coexistencia pacífica en el mercado.

   24. Agrega, que la denominación STAR es un término de uso común en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se pueden registrar nuevos signos con dicha palabra, siempre que existan elementos adicionales que los doten de distintividad.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   25. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)[2], 154 y 172 de la Decisión 486.

   26. No se interpretarán los artículos 154 y 172, ya que no son directamente aplicables al caso concreto.

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   27. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa...