PROCESO 98-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2233
• Número de registro: 98-IP-2013
• Fecha de publicación: 05 Septiembre 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 98-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.

Marca: “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00565.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de mayo de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

Demandante: la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS.

2. Actos demandados

La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

• Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicitado por la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Resolución No. 15702 de 31 de marzo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• Resolución No. 23137 de 11 de mayo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 7 de noviembre de 2007, la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS solicitó el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 30 de mayo de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 592.

• La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “SANTALUCÍA” (mixta) para amparar productos y servicios de las clases 9, 10, 35, 42 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 30 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 03904, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “SANTALUCÍA SEGUROS” (mixto), solicitado por la sociedad SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para distinguir seguros, servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

• El 31 de marzo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 15702, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

• El 11 de mayo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 23137, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 03904 de 30 de enero de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• La Superintendencia de Industria y Comercio “no tuvo en cuenta que la misma era confundible especialmente con las marcas ‘SANTA LUCÍA’ (Mixtas) Clases 42 y 44, debido a que los servicios de seguros están muy relacionados con los servicios de salud, (…)”.

• “(…) cuando una marca identifica de modo general unos productos o servicios determinados, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia ha considerado que la marca se refiere a todos los servicios que se relacionan con una actividad, lo que nos lleva a la conclusión que para el caso que nos ocupa, que al enunciar la marca denominada ‘SANTALUCÍA SEGUROS’ (Mixta) Clase 36, los servicios de seguros, se entiende que la expresión SEGUROS ampara todos los seguros que se ofrecen en el mercado, como son los de vida, de salud, de accidentes, etc. lo que da como resultado que en el presente caso se presente la conexión competitiva entre la citada marca y las marcas ‘SANTA LUCÍA’ clases 42 y 44 que se refieren a servicios de salud y cuyo titular es la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A.”.

• “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio, al decidir el recurso de reposición y el de apelación interpuesto (…) no tuvo en cuenta las pruebas de notoriedad de las marcas enunciadas que se solicitó se tuvieran en cuenta dentro del memorial de recursos interpuestos dentro de oportunidad legal, limitándose en las resoluciones que decidieron los recursos enunciados a explicar por qué no existía conexión competitiva entre las marcas en conflicto (…)”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “Frente al caso que nos ocupa la entidad (…) al analizar el riesgo de confusión que pudiese presentarse entre el signo solicitado a registro hoy registrado, y las marcas previamente registradas a nombre de la Sociedad Óptica Santa Lucía S.A., relacionadas en los hechos de esta demanda, estableció que debido a que se trata de marcas en distinta clase del nomenclátor internacional, primero que debe estudiarse es si entre los productos y servicios protegidos por las marcas opositoras y los servicios que pretende distinguir con la marca solicitada en registro existe algún tipo de conexión competitiva que pueda conllevar riesgo de confusión en el mercado”.

• “(…) en el presente asunto no se ha reconocido que sus marcas sean notorias y que además no se esté incurso en las causales de irregistrabilidad por confusión señalado en el artículo 136 literal H como hoy se pretende demostrar”.

• “(…) esta Entidad encontró, (…) que el signo que fue objeto de solicitud de registro ‘SANTALUCÍA SEGUROS’ (Mixta) hoy registrada, y las marcas opositoras de la sociedad ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A., no se presentaban ninguno de los supuestos mencionados, esto es reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción; dando lugar en su momento a pronunciarse de fondo frente a este tema...