PROCESO 97-IP-2015

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 97-IP-2015 Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante:

Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: DANNY VENTA DIRECTA S.A.

Demandado: NACiÓN COLOMBIANA,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Marca: "DANNY" (mixt

  1. Expediente Interno: 2008-

    00063.

    Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

    VISTOS:

    El Oficio 232 de 2 de febrero del 2015, recibido por este Tribunal el 4 de febrero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia,

    presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-

    00063.

    El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

    1. ANTECEDENTES.

    ni,tlu,

    Partes Demandante: DANNY VENTA DIRECTA S.A.

    Demandado: NACiÓN COLOMBIANA,

    INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA DE Tercero: JORGE IGNACIO GARCíA MARTíNEZ /.

    1:...1..

    Hechos:

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

    1. El 15 de diciembre de 2004, la sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A., solicitó el registro de la marca DANNY (mixta), para distinguir: ropa formal e informal, ropa interior, ropa de dormir, ropa deportiva y en general todo tipo de prendas de vestir para hombre y mujer contenidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. El 12 de mayo de 2005, y luego de publicado el extracto de la marca DANNY (mixta) en la gaceta de la Propiedad Industrial, el señor Jorge Ignacio García Martínez, titular de la marca DANY'S (mixta) para la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca DANNY (mixta).

    3. El 30 de mayo de 2007, mediante Resolución 15552 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

    declaró fundada la oposición presentada por el señor Jorge Ignacio García Martínez titular de la marca DANY'S (mixta) y denegó el registro de la marca DANNY (mixta).

    4. Inconforme con tal decisión, la sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 15552 de 30 de mayo de 2007.

    5. El 31 de agosto de 2007 mediante Resolución 27804, se resolvió el recurso de reposición, y se confirmó la Resolución 15552 de 30 de mayo de 2007, Y con Resolución 31374 de 26 de septiembre de 2009 el de apelación confirmando la Resolución 15552.

    6. DANNY VENTA DIRECTA S.A. interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 15552, 27804 Y 31374 ante el Consejo de Estado.

    7. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera,

    decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

  2. Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

    8. La sociedad DANNY VENTA DIRECTA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    Afirma ser titular de la marca DANY'S (mixta) en Colombia para las Clases 3, 10 Y 24 de la Clasificación Internacional de Niza,

    DANNY GIRL (mixta) en la Clase 25, entre otras, así como del nombre comercial DANNY VENTA DIRECTA.

    1 Botas, zapatos y zapatillas.

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    I Que en la solicitud de registro del signo DANNY (mixto), la figura de una aguja enhebrada en hilo dentro de un círculo de colores muy vivos como lo son el dorado y vino tinto es lo que más llama la atención del consumidor, no tanto así la expresión DANNY que aparece simplemente en minúsculas y color dorado.

    Entre la marca registrada DANY'S (mixta) y la solicitud de registro de la marca DANNY (mixta) la oficina de registro puede perfectamente concluir que "no guardan semejanza, pues el conjunto DANY'S (mixto) es distintivo frente al signo DANNY (mixto)".

    Que los canales de comercialización de los productos de DANNY (mixta) son totalmente distintos, ya que botas, zapatos y zapatillas, protegidos con la marca DANY'S (mixta), se venden en establecimientos de comercio especializados en artículos totalmente distintos de aquellos establecimientos dedicados a la venta de prendas de vestir, ropa informal, ropa interior, ropa deportiva y en general todo tipo de prendas de vestir para hombre y mujer, como queda demostrado en el caso particular, donde los zapatos, botas y zapatillas se venden en un establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial Chipichape de la ciudad de Cali, y las prendas de vestir se distribuyen a través de ventas por catálogo y no en establecimientos de comercio.

  3. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

    9. La Superintendencia de Industria y Comercio en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

    Que el signo DANNY (mixto) solicitado para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza presenta semejanzas con la marca DANY'S (mixta) registrada para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor.

    Que el signo solicitado DANNY (mixto) reproduce casi en su totalidad la marca DANY'S (mixta), limitándose solamente a agregar la consonante "N" y suprimir la letra "S" al final de la marca previamente registrada; las diferencias ortográficas o las figurativas de cada signo, no son suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general.

    Que el signo DANNY (mixto) pretende amparar los mismos productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que ampara la anteriormente registrada marca DANY'S (mixta), existiendo en consecuencia relación entre los productos pretendidos y los productos registrados, lo cual genera confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma 3 marca o marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización.

  4. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por el tercero interesado.

    10. El señor Jorge Ignacio García Martínez, titular de la marca DANY'S (mixta), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguiente argumentos:

    Que existen enormes semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales entre el signo solicitado DANNY (mixto) y la marca registrada DANY'S (mixta).

    Que es innegable que el signo solicitado DANNY (mixto), implica un medio encaminado a crear confusión respecto de los productos de la marca registrada.

    1. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

      11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 139, 165 Y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales no se interpretarán por no ser aplicables al caso en análisis.

      12. De oficio se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 2 .

    2. CUESTIONES A SER...

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