PROCESO 96-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 96-IP-2015

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Novartis AG. Patente de invención: “MACROLIDAS CRISTALINAS”. Expediente Interno: 2003-0350.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 233 de 2 de febrero de 2015, recibido vía correo electrónico el 4 de febrero del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2003-0350.

El Auto de xxx de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   Demandante: Novartis AG

   Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

   1. El 25 de junio de 1998, Novartis AG presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención titulada “MACROLIDAS CRISTALINAS”.

   2. Mediante Oficio 13041 se requirió a Novartis AG que en el término de 60 días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes respecto del concepto de fondo sobre patentabilidad del invento formulado por el examinador de patentes.

   3. Mediante Resolución 38861 de 29 de noviembre de 2002, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente para la invención “MACROLIDAS CRISTALINAS” sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo.

   4. Novartis AG interpuso recurso de reposición contra la resolución precedente, a través del cual fracciona en dos la solicitud que presentó. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución 6499 de 11 de marzo de 2003 que no aceptó la propuesta de división de la solicitud y confirmó la Resolución 38861. De esa manera, quedó agotada la vía gubernativa.

   5. Novartis AG interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 38861 y 6499 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

   6. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

      Argumentos de la demanda:

   7. Novartis AG sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La composición en forma cristalina en forma tautomérica o solvatada que pretende proteger tiene altura inventiva puesto que, junto con sus características técnicas novedosas, no es obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

      - El hecho que un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva invención forme parte del estado de la técnica, ello no implica que ésta deba ser rechazada por carecer del requisito de altura inventiva.

      - Si bien en el texto de farmacología se trata de temas conocidos como son la cristalización y los polimorfismos, ello no da bases técnicas serias ni reales para que se niegue una patente de invención que trata sobre una modificación muy específica, con unos pasos característicos para la obtención de una forma de cristal.

      Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - El examen de fondo de la solicitud de patente permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales para conceder una patente de invención.

      - No se observa a lo largo de la solicitud que se presenten ventajas comparativas o resultados sorprendentes de los polimorfos reivindicados frente a los compuestos amorfos del estado de la técnica.

      - Se ha probado de manera contundente que una persona versada en la materia con sus conocimientos y la combinación de los documentos que forman parte del estado de la técnica, obtendría de manera evidente los solvatos que Novartis AG pretende proteger.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. La norma comunitaria en el tiempo.

   2. Requisitos de patentabilidad.

   3. Novedad. Nivel inventivo. Estado de la técnica.

   4. Los polimorfos.

   5. La división de la solicitud de patente de invención.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   10. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   11. Sobre el presente asunto, este Tribunal debe reiterar lo señalado dentro del Proceso 66-IP-2013 de 21 de agosto de 2013:

       “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

       Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

       La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

       Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (…) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’. (Proceso 38-IP-2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002)”. (…)”.

   12. En el caso de autos, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la solicitud de patente de invención se presentó el 25 de junio de 1998, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   2. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

   13. En el presente caso, la SIC denegó el privilegio de patente para la invención “MACROLIDAS CRISTALINAS” sobre la base de que el invento reivindicado carecía de nivel inventivo.

   14. Dentro del Proceso 7-IP-2005, publicado en la Gaceta Oficial 1203 de 31 de mayo de 2005, así como en el Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004, este Tribunal ha señalado que:

       Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

       El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance...