PROCESO 95-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 95-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio del artículo 147 último párrafo de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marca: "PRIME" (mixta). Expediente Interno: 2006-00226

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 241 de 3 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 4 de febrero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00226.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

Parte contraria: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: PINTURAS PRIME S.A.

Hechos:

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 21 de julio de 2003, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. solicitó el registro de la marca PRIME (mixta) para identificar productos en la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 532, no se presentaron oposiciones.

* El 23 de junio de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 13457 denegó de oficio el registro de la marca PRIME (mixta) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad PINTURAS PRIME S.A., en razón de la existencia de la marca PRIMA (denominativa) para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a nombre de Canon Kabushiki Kaisha.

* El 23 de julio de 2004, la sociedad PINTURAS PRIME S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

* El 30 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 21438, mediante la cual resolvió el recurso de reposición formulado, revocando la Resolución 13457 de 23 de junio de 2004 y concediendo el registro de la marca PRIME (mixta) a favor de Pinturas Prime S.A.

* El 5 de septiembre de 2006, la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de la marca PRIME (mixta) para productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, signo en trámite de transferencia a su nombre.

* El 6 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia admitió la reforma de la demanda presentada por la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

* Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

+ Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

* La sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Menciona que la marca registrada no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que existe una marca con mejor derecho denominada PRIME (denominativa) que hace que los signos en conflicto se confundan dadas las similitudes que se presentan entre los mismos en cuanto que son idénticos desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.

* Manifiesta que los signos comparados son confundibles, ya que amparan productos idénticos y similares, y lo cual se desprende de la simple enumeración de los mismos, ya que la marca PRIME (denominativa) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y a su vez la marca PRIME (mixta) solicitada en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a la conexión competitiva por obedecer a la misma finalidad y distribuirse en los mismos mercados, los hace confundibles.

* Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio, desconoció las normas aplicables al otorgar una marca posterior en el tiempo a una marca solicitada con anterioridad y con la cual es confundible, al no respetar el orden en que se deben fallar los procesos y no tener en cuenta las normas de registrabilidad, no se ha aplicado el debido proceso y no se protege plenamente la Propiedad Intelectual.

+ Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

* La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Alega que con la expedición de la Resolución 21438 de 30 de agosto de 2004 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina puesto que se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas.

* Menciona que se establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. En consecuencia, corresponde a esa Honorable Corporación decidir sobre la legalidad del acto administrativo emitido por esta Superintendencia, que es materia de debate dentro del presente proceso.

+ Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

** Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán los artículos solicitados, con excepción de los artículos 134, 135 literal b) y 154 por no ser aplicables al caso. Se limitará la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

De oficio se interpretará el artículo 147 último párrafo de la Decisión 486.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos.

o Cotejo entre marcas mixtas y denominativas.

o Examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El derecho de prioridad, sus efectos y el examen integral.

- IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS.

* En contra del registro del signo PRIME (mixta) la sociedad SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA. presentó acción de nulidad, sobre la base de su marca PRIME (denominativa) solicitada con anterioridad, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión.

La identidad y la...