PROCESO 95-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1403
• Número de registro: 95-IP-2006
• Fecha de publicación: 25 Septiembre 2006
• Sección: Procesos
• Año: 2006
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 95-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio de los artículos 81; 82, literales a) y d) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 2224-03. Actor: Sociedad Mc DONALD’S CORPORATION. Marca: CAJITA KING (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de junio de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad Mc DONALD’S CORPORATION.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

Tercero interesado: Sociedad BURGER KING CORPORATION.

B. datos RELEVANTES.

1. Los hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad BURGER KING CORPORATION solicitó el 7 de marzo del 2000, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro de la marca CAJITA KING (denominativa) para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 102066-2000.

2. El 25 de abril de 2000 la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la marca de CAJITA FELIZ (denominativa), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado N. 3166

3. El Indecopi, mediante Resolución N° 11609-2000/OSD-INDECOPI del 29 de septiembre del 2000, declaró infundada la observación formulada por la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION y otorgó el registro como marca de servicio del signo CAJITA KING (denominativa).

4. El 27 de octubre del 2000, la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 11609-2000/OSD-INDECOPI del 29 de septiembre del 2000.

5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 473-2001/TPI-INDECOPI de 02 de Mayo del 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

6. El 15 de julio del 2001, la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 473-2001/TPI-INDECOPI de 02 de mayo del 2001 dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, y de la Resolución No. 11609-2000/OSD-INDECOPI.

7. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia de 09 de junio de 2003, declaró infundada la demanda interpuesta.

8. La sociedad Mc DONALD’S CORPORATION, mediante escrito radicado el 20 de agosto del 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La actora manifiesta que se violaron los artículos que consagran los requisitos de registrabilidad de las marcas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

1. La sociedad Mc DONALD`S CORPORATION es titular de la marca CAJITA FELIZ (denominativa), para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y registrada en Perú bajo el certificado N° 3166.

2. Que existe confusión entre la marca CAJITA KING cuyo registro fue concedido a la sociedad BURGER KING CORPORATION y la marca CAJITA FELIZ registrada a favor de la sociedad Mc DONALD’S CORPORATION, toda vez:

• Que ambas marcas están destinadas a distinguir el mismo tipo de servicios.

• Que el término CAJITA no es descriptivo y, por lo tanto, no identifica ninguna característica del servicio que las marcas pretenden distinguir. Lo anterior es así, ya que ¿en todos los servicios de restaurante sirven al público la comida en algún plato o envase denominado CAJITA? ¿Es que acaso los consumidores entienden que la expresión CAJITA describe un servicio de restaurante? ¿Puede algún consumidor entrar a un restaurante de comida criolla o internacional, o a un chifa y pedir que le sirvan una cajita?

• Que dichas marcas son confundibles en virtud de que comparten como término principal y característico la denominación CAJITA, a la cual se le agrega una palabra de menor capacidad distintiva como son los términos KING y FELIZ.

Lo anterior es así, ya que de acuerdo a una búsqueda On - line realizada en el INDECOPI, la palabra CAJITA la contienen sólo las marcas en conflicto, mientras las palabras KING y FELIZ conforman diversas marcas.

• Las marcas en conflicto empiezan por la palabra CAJITA que es principal y característico, y finalizan en términos de menor capacidad distintiva, en los cuales las vocales acentuadas son las mismas, la letra “i”

3. La contestación a la demanda.

a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi de la República de Perú.

El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

• No existe riesgo de confusión entre dos signos por el hecho de compartir algún término en común, pues dicho riesgo debe establecerse a partir de la impresión en conjunto que los signos susciten en el consumidor. No obstante de que los signos pueden coincidir en la mayoría de sus letras, pueden suscitar en el consumidor una impresión distinta.

• Las marcas CAJITA KING y CAJITA FELIZ cuentan con suficientes diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.

Desde el punto de vista fonético, las marcas comparten el término CAJITA; sin embargo, se diferencian en el número de sílabas, así como de la secuencia de las vocales que conforman el signo, lo que determina una pronunciación y entonación diferente.

En el aspecto gráfico, no obstante que comparten el término CAJITA, dicho vocablo va a acompañado de los términos KING y FELIZ, lo que determina que en su conjunto cada signo tenga una escritura e impresión visual distinta.

• Atendiendo a la naturaleza del servicio de comida rápida que brindan Mc DONALD’S y BURGER KING y a la forma en que dicho servicio es prestado, el vocablo CAJITA no puede ser apropiado en forma exclusiva por un solo titular, ya que la expresión CAJITA alude a la forma en que estos establecimientos presentan los productos que proveen al público.

2. Por parte del Ministerio de...