PROCESO 95-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1134
• Número de registro: 95-IP-2004
• Fecha de publicación: 03 Noviembre 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 95-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 58 literal g), y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 56 de la Decisión 85 y del artículo 172 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 7894. Actor:SALOMON S.A. Marca: “SALOMON”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintidós días del mes de setiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 8 de septiembre de 2004.

Tomando en consideración:

1. Antecedentes.

1.1 Las partes:

Demandante: SALOMON S.A.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: MARIA ISABEL MEJIA OSSA.

1.2. Hechos y fundamentos de la demanda.

De acuerdo con el relato que acompaña a la formulación de la consulta el Alto Juez que conoce del proceso interno, los hechos relevantes y los fundamentos jurídicos de la demanda son:

El 13 de julio de 1984 la señora María Isabel Mejía Ossa presentó solicitud de registro de la marca “SALOMÓN” (Nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N⁰ 330 de 27 de octubre de 1986.

El 11 de diciembre de 1986 la sociedad SALOMON S.A. presentó oposición a la solicitud de acuerdo a lo consagrado en el artículo 66 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, vigente en Colombia para el momento en que se inició el procedimiento, oposición que sustentó en el artículo 58, literal g) de la citada Decisión y en la Convención sobre Propiedad Industrial con Francia promulgada mediante el Decreto 597 de 1904.

Dentro del trámite de la oposición la sociedad actora presentó, entre otras pruebas, copias auténticas de los certificados de registro que le fueron otorgados en Francia para distinguir artículos y servicios de las clase 6, 8, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 28, 35, 41 y 42 Internacionales; listas de marcas SALOMON en el mundo junto con copia simple de sus registros; catálogos y material publicitario de circulación internacional; certificados de constitución y cambio de nombre de la sociedad; certificado de registro de la misma marca en Estados Unidos para identificar productos de la Clase 25 Internacional; declaración juramentada del encargado del servicio de marcas de la actora y certificados de registro de la misma marca en Bolivia para distinguir productos de las cIases 9, 18, 25 y 28 Internacionales.

Mediante la Resolución Nº 1170 del 29 de enero de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición basándose en que las pruebas aportadas por la actora para acreditar la notoriedad de la marca “SALOMON” no eran suficientes, en los términos de la Decisión 344 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “SALOMÓN” en favor de la solicitante. Se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución solicitando que fuera revocada y, en su lugar, se negara el registro de la marca aduciendo que la Administración no analizó en su conjunto las pruebas aportadas por SALOMON S.A., toda vez que las mismas si demostraban la notoriedad de la marca y mediante Resolución Nº 14558 del 28 de julio de 1999 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia demandada, resolvió el recurso de reposición revocando la Resolución Nº 1170, declarando fundada la oposición y negando la solicitud de la marca, con fundamento en que las pruebas aportadas por la actora si acreditaban la notoriedad de la marca “SALOMON” en los términos del artículo 84 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Contra esta Resolución, tanto la sociedad actora como la señora Mejía Ossa formularon recursos de apelación, los cuales fueron desatados mediante Resolución Nº 33006 del 10 de octubre de 2001 por la Superintendencia de Industria y Comercio, revocando la Resolución Nº 14558 de 1999, confirmando la Resolución Nº 1170 del mismo año y concediendo el registro de la marca “SALOMÓN” en favor de la señora Mejía Ossa, con el argumento de que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se estableció como criterio para demostrar la notoriedad el que ella estuviese probada en uno de los Países Miembros de la misma Comunidad, lo que no cumplía la sociedad SALOMÓN S.A., pues los documentos que aportó sólo probaban el conocimiento de la marca por el público consumidor en un ámbito territorial diferente, en especial, en Francia y Estados Unidos.

La demandante realiza una comparación visual del texto de las marcas en comento explicando que la utilizada por la Señora Mejía Ossa ha cambiado su presentación al punto de utilizar el mismo tipo de letra, mayúscula, sin tilde e incluso utilizando un logo muy similar, dado que ambos consisten en aros entrelazados que evocan sensación de movimiento. Adicionalmente, indica que la marca otorgada tiene la potencialidad de inducir a error al público consumidor, el que indiscutiblemente relacionará la famosa y notoria marca “SALOMON” con la adquirida por ella mediante los actos demandados.

Asevera que desde el punto de vista gráfico y ortográfico las marcas en conflicto son idénticas, tienen el mismo número de letras e igual disposición; las secuencias de las vocales, su longitud, sílabas, raíces y terminaciones comunes son iguales y, por ende, pueden inducir a una confusión más palpable y notoria. Desde el punto de vista ideológico ambas evocan el nombre bíblico SALOMÓN, pese a lo cual llama la atención el hecho de que la Señora Mejía Ossa, a través de la sociedad SROUR MEJÍA Y CIA. LTDA., solicitó en el año de 1987 el registro de marcas tan famosas como BENETTON y GUESS, de lo que se infiere que la solicitud de la marca “SALOMON” no fue fruto de la casualidad sino que obedeció al ánimo de obtener el registro de una expresión idéntica a una marca notoriamente conocida para así beneficiarse de la misma. Desde el punto de vista fonético, porque al ser dos expresiones idénticas emiten los mismos fonemas al ser pronunciadas por el ser humano.

Considera de vital importancia destacar que la sociedad SALOMON S.A., ya tenía sobre la marca en discusión un derecho adquirido, de acuerdo con el artículo 20 de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901, derecho que es precisamente el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la citada convención, protección que no es contraria al derecho comunitario sino complementaria en virtud de un acuerdo de voluntades entre ambas naciones. Por ello, aduce que la Superintendencia interpretó erróneamente el citado artículo relativo al alcance de la protección otorgada a los nacionales de Francia y Colombia con fundamento en los registros de marca obtenidos en los mismos países, al partir de un hecho materialmente inexacto como consecuencia de un defectuoso análisis de las pruebas aportadas por la actora como fundamento de su oposición y mediante las cuales pretendía demostrar la notoriedad de la marca SALOMON en Francia.

Aduce que con la simple declaración de que la marca “SALOMON” estaba probada bajo los criterios impuestos por la convención de Francia, se demostraba la notoriedad de la misma y que sin embargo contaba además con la prescripción establecida en...