PROCESO 93-IP-2007

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1560
• Número de registro: 93-IP-2007
• Fecha de publicación: 09 Noviembre 2007
• Sección: Procesos
• Año: 2007
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 093-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BILLS (mixta). Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPIERTIES INC. Proceso interno Nº 2003-0318.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 936, de 22 de mayo de 2007, con sus respectivos anexos, recibidos en este Tribunal el 18 de junio de 2007, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero de Estado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 148, 136 literal h 228 literales b) y k) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0318;

El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad national football LEAGUE Properties INC., Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad HILACOL S.A.

b) Hechos

En fecha 7 de julio de 1997, la sociedad HILACOL S.A. domiciliada en Bogota, D.C., solícito el registro del signo de la marca BILLS acompañada de la figura de un animal que se asemeja a un búfalo, para distinguir productos de la clase 25 (vestidos calzados, sombrerería). El extracto, de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998, bajo el número de publicación 120. La empresa national football LEAGUE Properties INC, presentó observación al registro, “con base en la notoriedad y conocimiento de la marca (sic) BILLS y BUFFALO BILLS y figura de un animal que semeja un búfalo (…)”.

Por Resolución Nº 30657, de 25 de setiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo “BILLS” (mixto). Para negar la observación la Superintendencia expone en su resolución lo siguiente: “Es importante resaltar, (sic) que normas de derecho interno que establecen etapas o oportunidades probatorias diferentes a la de la demanda o petición inicial resultarían inaplicables. Revisados los principios de aplicación directa, preeminencia y complemento indispensable, que caracterizan a las normas comunitarias, es dudosa y requiere un análisis previo la aplicación de la legislación interna. En efecto, las normas domésticas quedan suspendidas o será (sic) desplazadas por el derecho comunitario, siempre que aquellas sean contrarias o que la materia de que se ocupen sea expresamente regulado por el derecho subregional. Así, en este caso nos encontramos en el último supuesto, en tanto el procedimiento de oposiciones está íntegramente regulado en la norma comunitaria y no es necesario complementarlo con normas internas, estableciendo una etapa o término adicional para pruebas. De lo anterior se concluye que las pruebas para probar la notoriedad de la marca deben ser allegadas por el opositor con el escrito de oposición o a más tardar dentro del término de prorroga, si lo hay. Así toda prueba allegada en oportunidad diferente a las mencionadas, será extemporánea y no puede ser tenida en cuenta. En el caso que nos ocupa, el opositor no allegó las pruebas con la oposición ni en el término de prorroga, ya que por memorial del 2 de abril de 1998, adjunto las mismas. Así, no podemos valorar dichas pruebas para los efectos de determinar la notoriedad de la marca opositora.”

Contra dicha Resolución, la sociedad naTional football LEAGUE Properties INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 42232, de fecha 19 de diciembre de 2001, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada, argumentando que “(…) teniendo en cuenta que no se probaron de manera concreta los presupuestos básicos que permitan la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que por tal motivo se descarta igualmente la potencialidad de que los signos confrontados puedan generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores respecto de los productos amparados por una u otra marca, este despacho considera que no hay lugar a efectuar el estudio de fondo sobre la notoriedad de la marca solicitada.”

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 3389, de 13 de febrero de 2003, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 30657, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

Conforme al escrito de la demanda, la actora señala como violados los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y 173 de la Decisión 486. Sobre la violación del artículo 148 dice: “(…) en los considerandos de la Resolución aquí comentada la entidad demandada sostiene que mi representada no aportó las pruebas dentro del término legal ni de prorroga señalado en el artículo 148 de la Decisión 486 (sic), de la Comunidad Andina. Argumento que es improcedente, pues como quedo expuesto la oposición las pruebas fueron presentadas en marzo y abril del año 1998 y la Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000, por lo tanto era imposible para mi representada dar cumplimiento a una norma que no estaba vigente y que entraría en vigencia 20 meses después de efectuado ese paso procesal (…). La Superintendencia ha debido dar aplicación al inciso final de la disposición transitoria primera (…)”.

Sostiene que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, también fue violado por la Superintendencia “(…) toda vez que no era viable su registro por tratarse de un signo notorio, no autorizado para ser registrado ni usado por terceros porque es engañoso e induce al consumidor a relacionar el origen de los artículos ofrecidos con el titular de la marca notoria”. Agrega, además, que: “La marca solicitada a registro es muy similar a la marca de mi representada en sus aspectos, gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, tanto en la parte nominativo (sic) como en su diseño y se trata de una copia e imitación de la marca original de mi representada (…). La marca solicitada reproduce en su totalidad la expresión nominativa BILLS y en el diseño reproduce exactamente la figura que semeja un búfalo del conocido signo de mi mandante (…)”. Respecto a la notoriedad de su marca, sostiene que “es un signo notoriamente conocido en los Estados Unidos de América su país de origen y en otros del mundo, o se trata de una marca internacional, de acuerdo a las pruebas aportadas y desechadas (…) no obstante, a que cumplen con todos los presupuestos de orden legal consagrados en nuestra legislación marcaria, decisión (sic) 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”. Después de señalar las pruebas aportadas dice que sus “productos son conocidos mundialmente, ya que sus partidos y finales son vistos por más de doscientos millones de televidentes, en el famoso superbowl. En este caso el conocimiento de la marca es evidente”. Por lo que las pruebas “demuestran objetiva y...