PROCESO 88-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 88-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. Actor: Hamburg Laboratories Inc. Llc. Marca: “DETRAZOL” (denominativa). Expediente Interno: 2840-2014.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 27-2014-SCS-CS de 22 de enero de 2015, recibido por courier el 2 de febrero de 2015, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2840-2014.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. NTECEDENTES

   Partes en el proceso interno:

   Partes en el Proceso Interno:

   Demandante: Hamburg Laboratories Inc. Llc.

   Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), República del Perú.

   Inversiones Awl S.A.C.

   1. Antecedentes:

   1. El 14 de noviembre de 2008, Inversiones Awl S.A.C. solicitó ante el INDECOPI el registro de la marca DETRAZOL (denominativa), para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Tras la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, Hamburg Laboratories Inc. Llc formuló oposición a la solicitud de registro sobre la base de la marca DEQUAZOL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 1084-2009/CSD-INDECOPI de 30 de abril de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro del signo solicitado.

   4. El 27 de mayo de 2009, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 112-2010/TPI-INDECOPI de 13 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la resolución apelada.

   5. El 19 de abril de 2010, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 112-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, el cual mediante sentencia de 15 de noviembre de 2011 declaró infundada la demanda.

   6. El 18 de enero de 2012, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   7. La segunda instancia judicial mediante sentencia de vista de 29 de abril de 2013 confirmó lo decidido en la resolución impugnada.

   8. El 20 de enero de 2014, Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de vista.

   9. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Hamburg Laboratories Inc. Llc. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

       - Es titular de la marca DEQUAZOL (denominativa) que distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

       - La marca concedida DETRAZOL (denominativa) es susceptible de inducir a riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que se encuentra incursa en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

       - Las marcas en controversia distinguen productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que tratándose de artículos farmacéuticos, el análisis comparativo entre las mismas debe realizarse con mayor rigor que el ordinario.

       - La solicitud de registro de marca presentada por Inversiones Awl S.A.C. obedece a un actuar desleal, toda vez que observando los signos en su conjunto se aprecia que pueden inducir a confusión o error en el público consumidor respecto de los productos y/o la actividad industrial o comercial desempeñada por nuestra parte.

   4. Argumentos de la contestación de la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que, a pesar de que el signo concedido distingue algunos de los productos que también distingue la marca registrada, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los mismos es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos.

       - El demandante no ha aportado documentos suficientes para demostrar el uso de la marca, ignorando los requisitos establecidos por la Comunidad Andina para acreditar el uso de la misma.

       - Respecto al supuesto actuar desleal de Inversiones Awl. S.A.C. sostiene que dicho argumento no fue invocado en la instancia administrativa por lo que no puede ser considerado en vía judicial.

   12. Inversiones Awl. S.A.C. no cumplió con contestar la demanda en el plazo otorgado por el órgano jurisdiccional de la primera instancia judicial, por lo que se le declaró rebelde.

   5. Sentencia de primera instancia:

   13. Mediante sentencia de 15 de noviembre de 2011 se declaró infundada la demanda por considerar que la marca concedida DETRAZOL (denominativa) es suficientemente distintiva y no genera riesgo de confusión con la marca DEQUAZOL (denominativa).

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   14. Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial, pues, consideró que se ha vulnerado lo dispuesto en la norma aplicable y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que han aplicado un análisis basado en las diferencias cuando éste debe partir prioritariamente de las semejanzas que presentan los signos.

   7. Argumentos de la sentencia de segunda instancia:

   15. Mediante sentencia de vista de 29 de abril de 2013 se confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda.

   8. Argumentos del recurso extraordinario de casación:

   16. Hamburg Laboratories Inc. Llc. presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial, señalando que se...