PROCESO 88-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1671
• Número de registro: 88-IP-2008
• Fecha de publicación: 12 Noviembre 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008

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PROCESO 088-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 93 de la misma Decisión.

Actor: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Marca: “DIAPRAN”.

Expediente Interno N° 6771-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Marco Idrobo Arciniega.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de agosto de 2008.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

La parte demandante es: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

El tercero interesado es: FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA.

2. Acto demandado

La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. impugnó la resolución administrativa No. 972390 de 16 de agosto de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., y conceder el registro del signo “DIAPRAN”, solicitado por la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., para proteger productos de la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

1. Los hechos

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 12 de septiembre de 1996, la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “DIAPRAN”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5.

2. El 20 de mayo de 1998, la sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. presentó observaciones contra el referido registro, fundamentándose en que su mandante, el 15 de abril de 1986, solicitó prioritariamente la marca de fábrica “DIAFURAN” para proteger productos de la clase internacional No. 5.

3. Mediante Resolución No. 972390 de 16 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación planteada y conceder el registro del signo “DIAPRAN” a favor de la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “Que la marca DIAPRAN cuyo registro fue solicitado por la compañía FARMEL S.A. (sic) es extremadamente semejante a la marca DIAFURAN anteriormente solicitada para registro por Mitsubishi Chemical Industries Ltd., y que los productos que pretenden ser amparados con la denominación solicitada son exactamente los mismos que los protegidos por el signo DIAFURAN”.

• “Que el registro y uso de la marca DIAPRAN causaría confusión en el público consumidor y daría origen a una competencia desleal que afectaría los derechos de Mitsubishi Chemical Industries Ltd. con respecto a su marca DIAFURAN”.

• “La marca de fábrica ‘DIAPRAN’ (…) contraviene en forma expresa las disposiciones de la Decisión 344 y de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo mismo, no puede constituir un signo suficientemente distintivo de la marca DIAFURAN (…)”.

• “La Resolución del Director Nacional es contradictoria e ilegal, porque constituye el resultado de la inobservancia de las leyes expresas y la transgresión directa a los derechos de su mandante”.

c) Contestaciones a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la resolución No. 972390, materia de la impugnación, al afirmar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda y opone las siguientes excepciones:

• Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

• Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando formalidades previstas en la ley de la materia.

• Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

• Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción.

El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo.

d) Tercero interesado

La sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

• Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda plateada.

• Niega que la denominación DIAPRAN, AHORA MARCA REGISTRADA, no haya sido susceptible de registro por contravenir lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme expresa el actor en su demanda.

• Niega que la marca DIAPRAN no sea lo suficientemente distintiva.

• Niega que la resolución que concede el registro de la marca de fábrica DIAPRAN, no haya tomado en cuenta la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

• Niega que la marca DIAPRAN, de propiedad de su...