PROCESO 87-IP-2012

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2125
• Número de registro: 87-IP-2012
• Fecha de publicación: 05 Diciembre 2012
• Sección: Procesos
• Año: 2012
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 87-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad REMED PHARMA S.A.

Marca: “PREVENTOR” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-00224.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de julio de 2012.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

Demandante: la sociedad REMED PHARMA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

2. Actos demandados

La sociedad REMED PHARMA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

• Resolución No. 39313 de 27 de septiembre de 1994, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Resolución No. 39314 de 27 de septiembre de 1994, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

1. Los hechos:

• En el año 1963, REMED PHARMA S.A., empresa ubicada en Bruselas, inició su actividad empresarial para la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, desde entonces su marca más representativa ha sido “PREVENTOR”, para distinguir preservativos, entre otros productos comprendidos en las clases 5 y 10. Dicha empresa es titular del signo “PREVENTOR” en varios países de Latinoamérica como Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros.

• REMED PHARMA S.A. decidió ingresar a Colombia y, para tal efecto, sus productos identificados con la marca “PREVENTOR” fueron distribuidos por LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego por SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y finalmente por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

• El 9 de mayo de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. solicitó a nombre propio el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Dicho registro fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de las Resoluciones 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 1994.

• El 26 de octubre de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. reconoce que debe hacer la transferencia de la marca “PREVENTOR” a REMED PHARMA S.A., transferencia que no se concretó.

• El distribuidor local constituyó varias sociedades, a saber: primero LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y, finalmente, TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., actual titular de la marca “PREVENTOR”.

• El 26 de noviembre de 2001, REMED PHARMA S.A. concedió autorización a SERMA FARMACÉUTICA LTDA. para la comercialización de los productos “PREVENTOR” y para que registrara a nombre de REMED PHARMA S.A. los preservativos ante el INVIMA.

• A partir de 2002, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. informó a REMED PHARMA S.A. que toda la documentación se debía elaborar a favor de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., ya que se habían transferido los derechos sobre la marca “PREVENTOR” a su favor.

• REMED PHARMA S.A. solicitó el registro de los signos “PREVENTOR” (mixto) y “PREVENTOR REMED PHARMA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

• La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. La Superintendencia denegó el registro solicitado, REMED PHARMA S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales están pendientes de resolver.

• El 21 de abril de 2004, REMED PHARMA S.A. presentó acción de cancelación en contra de los registros de las marcas “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. REMED PHARMA S.A. obtuvo la cancelación de la marca “PREVENTOR” en la clase 5. TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó los recursos de ley, los cuales están pendientes de resolver.

• TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. empezó a comercializar el producto “PREVENTOR” de procedencia de otro fabricante, la empresa MEDEX BEIJING.

• El INVIMA concedió la modificación del registro sanitario y autorizó el cambio de titular del registro a favor de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y el cambio de fabricante a MEDEX BEIJING.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad REMED PHARMA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) los actos impugnados son de fecha 27 de septiembre de 1994, es decir, que fueron expedidos durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por consiguiente, dicho estatuto es el aplicable para establecer su legalidad y, por tanto, para resolver la presente nulidad”.

• “(…) la sociedad REMED PHARMA, es titular en el exterior de la marca PREVENTOR, tal y como se demuestra con los certificados de registro que se aportan. Además, tal signo fue solicitado y registrado de mala fe en Colombia, toda vez que tanto LABORATORIOS GALEZ (solicitante y primer titular), como SERMA FARMACÉUTICA y, por último, TRIDEX FARMACÉUTICA (actual titular) fueron distribuidores y representantes de REMED PHARMA en Colombia para la distribución del producto o preservativo denominado PREVENTOR. En consecuencia, mí (sic) representada es la directamente afectada con el registro que de la marca PREVENTOR realizó su distribuidor en Colombia”.

• “El registro de la marca PREVENTOR se obtuvo de mala fe. El solicitante y el actual titular de la marca nacional fueron...