PROCESO 87-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2004
• Fecha de publicación: 09 Septiembre 2004
• Número de registro: 87-IP-2004
• Número de Gaceta: 1115
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 87-IP-2004

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-00256 (7310). Actor: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.”. MARCA: “MEGA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente.

Tomando en consideración:

1. ANTECEDENTES.

1.1. Las partes:

Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

1.2. Objeto y fundamentos de la demanda.

La sociedad UNILEVER N.V., solicitó el 25 de noviembre de 1994, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca MEGA para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.

La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, presentó observación contra la mencionada solicitud de registro el 10 de marzo de 1995, argumentando el registro prioritario de la marca MEGA JET, para distinguir productos de las clases 29 y 30. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada esta observación y negó el registro de la marca MEGA para productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ante tal Resolución se presentaron oportunamente los recursos de reposición y apelación.

El 25 de junio de 1997, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., acreditó el traspaso que UNILEVER N.V. le hiciera de la solicitud de marca, por lo que a partir de dicha fecha el solicitante de la marca MEGA para productos de la clase 30 es SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

El actor manifiesta que los actos administrativos demandados no se han realizado en apego a lo establecido por la Decisión 344 en sus artículos 81 y 83 literal a).

Señala que la marca MEGA es registrable por ser suficientemente distintiva, ya que no se trata de una expresión genérica o descriptiva respecto de la clase de productos que se pretende registrar, además de no ser confundible con otro signo solicitado o registrado con anterioridad.

No es cierto que las marcas MEGA y MEGA JET sean confundibles ya que la primera se conforma de una sola palabra por lo que su pronunciación es diferente, siendo fonéticamente diversas, estima conveniente observar, que la marca MEGA JET ostenta un contenido conceptual totalmente diferente al de la palabra MEGA.

Se agrega que existen otras marcas registradas que incluyen la expresión MEGA y coexisten con la marca MEGA JET, se cita como ejemplos a: BON BON BUM MEGA, MEGA POP, PROMEGA, etc.

La marca MEGA, fue solicitada para distinguir helados comestibles, helados de agua, dulces o confites congelados y cristalizados; preparaciones para hacer los productos mencionados, por lo que no puede afirmarse que existe riesgo de confusión o de asociación de productos.

1.3. Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la validez de la resolución impugnada, por haberse apegado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Analizadas en su conjunto las marcas MEGA y MEGA JET se concluye que presentan similitud de tipo ortográfico y fonético, y no ofrecen elementos suficientes para su clara diferenciación por parte del consumidor.

Adicionalmente las marcas en conflicto amparan productos comprendidos dentro de la clase 30, que se refiere a productos alimenticios, que cuentan con los mismos canales de distribución y comercialización, razones estas que contribuyen a crear mayor riesgo de confusión.

Del examen comparativo entre las marcas confrontadas se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo posibilidad de confusión entre las mismas, por lo que de coexistir en el mercado se induciría a que el público consumidor incurra en error.

En el presente caso actúa en calidad de tercero interesado la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., que señala que la denominación MEGA, no es suficientemente distintiva por lo que no podrá ser registrada como marca; además de que las denominaciones en conflicto amparan productos alimenticios que tienen los mismos canales de distribución, por lo que al existir similitud entre los signos y entre los productos que se pretende distinguir, se induce al público consumidor a incurrir en confusión.

Señala que es admisible el registro de una marca compuesta con el término MEGA, acompañado de una desinencia distinta, pero de ninguna manera podría admitirse el registro de la partícula MEGA individualmente considerada porque constituiría la apropiación y monopolización de la raíz de uso común de la marca MEGA JET.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, esto es: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado.

4. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por razones de identidad o similitud y riesgo de confusión; reglas para el cotejo de marcas y comparación entre marcas denominativas; partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

4.1. Requisitos para el registro de marcas:

La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente:

“... es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.” ¹

“consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales...