PROCESO 87-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 87-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: Sociedad REMED PHARMA S.A.

Marca: “PREVENTOR” (denominativa).

Expediente Interno N° 2006-00224.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de julio de 2012.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    Demandante: la sociedad REMED PHARMA S.A.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero interesado: la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

  3. Actos demandados

    La sociedad REMED PHARMA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución No. 39313 de 27 de septiembre de 1994, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Resolución No. 39314 de 27 de septiembre de 1994, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

      - En el año 1963, REMED PHARMA S.A., empresa ubicada en Bruselas, inició su actividad empresarial para la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, desde entonces su marca más representativa ha sido “PREVENTOR”, para distinguir preservativos, entre otros productos comprendidos en las clases 5 y 10. Dicha empresa es titular del signo “PREVENTOR” en varios países de Latinoamérica como Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros.

      - REMED PHARMA S.A. decidió ingresar a Colombia y, para tal efecto, sus productos identificados con la marca “PREVENTOR” fueron distribuidos por LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego por SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y finalmente por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

      - El 9 de mayo de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. solicitó a nombre propio el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Dicho registro fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de las Resoluciones 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 1994.

      - El 26 de octubre de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. reconoce que debe hacer la transferencia de la marca “PREVENTOR” a REMED PHARMA S.A., transferencia que no se concretó.

      - El distribuidor local constituyó varias sociedades, a saber: primero LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y, finalmente, TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., actual titular de la marca “PREVENTOR”.

      - El 26 de noviembre de 2001, REMED PHARMA S.A. concedió autorización a SERMA FARMACÉUTICA LTDA. para la comercialización de los productos “PREVENTOR” y para que registrara a nombre de REMED PHARMA S.A. los preservativos ante el INVIMA.

      - A partir de 2002, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. informó a REMED PHARMA S.A. que toda la documentación se debía elaborar a favor de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., ya que se habían transferido los derechos sobre la marca “PREVENTOR” a su favor.

      - REMED PHARMA S.A. solicitó el registro de los signos “PREVENTOR” (mixto) y “PREVENTOR REMED PHARMA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. La Superintendencia denegó el registro solicitado, REMED PHARMA S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales están pendientes de resolver.

      - El 21 de abril de 2004, REMED PHARMA S.A. presentó acción de cancelación en contra de los registros de las marcas “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. REMED PHARMA S.A. obtuvo la cancelación de la marca “PREVENTOR” en la clase 5. TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó los recursos de ley, los cuales están pendientes de resolver.

      - TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. empezó a comercializar el producto “PREVENTOR” de procedencia de otro fabricante, la empresa MEDEX BEIJING.

      - El INVIMA concedió la modificación del registro sanitario y autorizó el cambio de titular del registro a favor de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y el cambio de fabricante a MEDEX BEIJING.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad REMED PHARMA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) los actos impugnados son de fecha 27 de septiembre de 1994, es decir, que fueron expedidos durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por consiguiente, dicho estatuto es el aplicable para establecer su legalidad y, por tanto, para resolver la presente nulidad”.

      - “(…) la sociedad REMED PHARMA, es titular en el exterior de la marca PREVENTOR, tal y como se demuestra con los certificados de registro que se aportan. Además, tal signo fue solicitado y registrado de mala fe en Colombia, toda vez que tanto LABORATORIOS GALEZ (solicitante y primer titular), como SERMA FARMACÉUTICA y, por último, TRIDEX FARMACÉUTICA (actual titular) fueron distribuidores y representantes de REMED PHARMA en Colombia para la distribución del producto o preservativo denominado PREVENTOR. En consecuencia, mí (sic) representada es la directamente afectada con el registro que de la marca PREVENTOR realizó su distribuidor en Colombia”.

      - “El registro de la marca PREVENTOR se obtuvo de mala fe. El solicitante y el actual titular de la marca nacional fueron distribuidores del titular del registro en el extranjero”.

      - “(…) el distribuidor en Colombia de los productos identificados con la marca PREVENTOR provenientes o de origen empresarial de REMED, solicitó y registró a su nombre dicha marca para distinguir productos de las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a sabiendas de que la denominación PREVENTOR era de propiedad de la demandante, actuando evidentemente de mala fe, con el fin de obtener indebidos beneficios y perjudicar directamente a la sociedad actora”.

      - “Tridex Farmacéutica presentó demanda por infracción de marca y oposición a la solicitud de registro de las marcas PREVENTOR y PREVENTOR REMED PHARMA” (…) Tales conductas y actuaciones de la sociedad Tridex Farmacéutica contra su anterior distribuido (sic), REMED, es otra muestra más de su comportamiento alejado de la buena fe, la moral, el orden público y las buenas costumbres”.

      - TRIDEX FARMACÉUTICA “con la distribución de los preservativos PREVENTOR, fabricados en el exterior por una empresa china, (…) está obrando, sin duda, de mala fe, esto es, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno (…)”.

      - “Tridex Farmacéutica está comercializando los preservativos PREVENTOR, que contienen una etiqueta o empaque similarmente confundible con la del preservativo PREVENTOR de REMED, aprovechándose de esa manera de la reputación de los productos de REMED y del esfuerzo ajeno, es decir, que estaría utilizando medios contrarios a las buenas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia comercial e industrial, para adquirir el favor de la clientela, lo cual sería reprochable a la luz de las normas sobre competencia”. Este acto “(…) constituye un acto de competencia desleal porque expresa un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y tiene la virtualidad o potencialidad de crear confusión en el público consumidor”.

      - “(…) los actos administrativos que concedieron la marca ‘PREVENTOR’ en las clases 5 y 10 son inválidos, puesto que la marca PREVENTOR adquirida por Tridex Farmacéutica es contraria a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres”.

      - “Con esta marca PREVENTOR, se causaría pues engaño a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos que comercializa Tridex Farmacéutica, así como respecto de la calidad de los mismos”.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) no aparece probado dentro de las actuaciones administrativas contentivas en los expedientes 94-019189 y 94-019188 ni la Sociedad Remed Pharma S.A., demostró dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo que la solicitante del registro de la marca ‘PREVENTOR’ la Sociedad Laboratorios Galez Limitada, hubiera incurrido en actos de competencia desleal”.

      - “Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que se habría incurrido para obtener el registro de las marcas ‘PREVENTOR’ clases 5 y 10 de la...

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