PROCESO 86-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 86-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la referida normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: RAYCO LTDA. RODRIGO ARISTIZÁBAL y CÍA. Marca: “DISTRIBUIDORA RAYCO” (mixta). Expediente Interno: 2008-0203.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 164 de 28 de enero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-0203.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia.

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Distribuidora Rayco Ltda.

   2. Hechos:

   1. El 5 de octubre de 2004, Distribuidora Rayco Ltda. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) para distinguir “muebles en general, espejos y marcos” de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546, y formuló oposición contra ésta la sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia., debido a que tiene registrada a su favor la marca RAYCO (denominativa) en la Clase 9; la marca RAYCO (denominativa) en la Clase 38; y, la marca RAYCO (mixta) en la Clase 35. Asimismo, es solicitante prioritaria de las marcas RAYCO en las Clases 1, 7, 11, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. De igual manera, usa el nombre y enseña comercial RAYCO desde 1982.

   3. Mediante la Resolución 8836 de 29 de marzo de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta).

   4. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de las Resoluciones 22993 y 45094, respectivamente, las cuales confirmaron lo decidido en la Resolución 8836.

   5. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 8836, 22993 y 45094 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

   6. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La resolución impugnada al conceder el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) ha desconocido que dicho signo carece de aptitud distintiva, puesto que los productos que pretende distinguir son semejantes, conexos y complementarios a los productos y servicios que distingue la marca RAYCO (denominativa) de la que es titular. Por lo tanto, se ha vulnerado la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      - Refiere que la marca RAYCO (denominativa) es una empresa líder a nivel nacional en el ramo de las telecomunicaciones y en el campo de la electrónica. Asimismo, el nombre comercial RAYCO LTDA. (denominativo) es un signo notoriamente conocido en un sector especializado de la población colombiana en el que desarrolla sus actividades y comercializa sus productos. Por lo tanto, la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) es confundible con su nombre comercial aun cuando los productos distinguidos con esa marca se ubiquen dentro de una clasificación diferente.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Si bien las marcas DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) y RAYCO (denominativa) presentan similitudes en los aspectos gráfico y fonético, al no existir conexión entre los productos o servicios que distinguen, se concluye que tienen diferentes finalidades y están dirigidos a diferentes consumidores.

      - Las pruebas presentadas por la parte demandante no fueron suficientes para establecer que la marca RAYCO (denominativa) es notoria. No se aportaron pruebas sobre el nivel de ventas, la inversión efectiva en publicidad, ni la demostración del nivel de conocimiento de la marca entre los consumidores del sector pertinente en Colombia.

   9. Distribuidora Rayco S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - El demandante no puede señalar que la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) carece de distintividad, pues, es un signo arbitrario, no es genérico ni descriptivo.

      - No existe relación alguna entre los productos que diferencian las marcas en conflicto. Por consiguiente, la marca concedida no es susceptible de causar riesgo de confusión.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) y h) y 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y h) por no resultar pertinentes para la resolución del presente caso. Procede la interpretación del artículo 136 literales a), b) y h); y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la norma mencionada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. El riesgo de confusión directo, indirecto y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de signos distintivos.

   2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

   3. El nombre comercial. La enseña comercial.

   4. El signo notoriamente conocido. Prueba de la notoriedad.

   5. La conexión competitiva entre la Clase 20 y Clases 1, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. EL RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, INDIRECTO Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   11. En el presente proceso, Distribuidora Rayco Ltda. solicitó el registro de la marca DISTRIBUIDORA RAYCO (mixta) para distinguir “muebles en general, espejos y marcos” de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Rayco Ltda. Rodrigo Aristizábal y Cia. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas RAYCO (denominativa) de la Clase 9; RAYCO (denominativa) de la Clase 38; y, RAYCO (mixta) de la Clase 35. Asimismo, es solicitante prioritaria de las marcas RAYCO en las Clases 1, 7, 11, 35, 37, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. De igual manera, usa el nombre y enseña comercial RAYCO desde 1982.

   12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

       Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:

       El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

       Por su parte, el literal b) del artículo 136 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo...