PROCESO 86-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 086-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 168 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “INTAVIR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2008-00133.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 12 de septiembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio Nº 535, de 10 de abril de 2012, recibido en este Tribunal el día 18 de junio de 2012, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00133.

El auto de admisión a trámite de fecha 27 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: Laboratorios Pisa S.A. DE C.V.

      Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

      Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 7 de marzo de 2003, la demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca “ISAVIR” (denominativa) en la Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, adicionalmente pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la SIC mediante Resolución Nº 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por tanto, ejerció el derecho preferente y el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de la marca ISAVIAR.

      – El 11 de octubre de 2005, la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “INTAVIR” (denominativa), para distinguir los productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, la sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. presentó oposición en contra de la solicitud de registro.

      – Mediante Resolución Nº 32150, de 29 de noviembre de 2006, la SIC declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. y concedió el registro del signo solicitado.

      – Contra la citada Resolución Nº 32150, se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución Nº 000274, de 16 de enero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo lo fue a través de la Resolución Nº 26991, de 29 de agosto de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la citada Resolución, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente:

      – El 7 de marzo de 2003, solicitó con anterioridad el registro de la marca “ISAVIR” (denominativa) en la misma Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, adicionalmente pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la SIC mediante Resolución Nº 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por tanto, ejerció el derecho preferente y el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de la marca ISAVIAR.

      – Aduce que, es clara la confundibilidad entre el signo “INTAVIR” y la marca “ISAVIAR” solicitada de manera preferencial y adquirida como resultado de haber presentado la solicitud de cancelación, por lo que, a su juicio, la SIC le concederá el registro del signo solicitado “ISAVIR”. Afirma que, la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “INTAVIR“ se equivocó al considerar que la solicitud de registro de la marca “ISAVIR” fue posterior a la solicitud de la marca “ISAVIAR”, además que no se pronunció sobre todas las argumentaciones del escrito de oposición.

      – Que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que la Administración además de no realizar a fondo el examen de registrabilidad, desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, lo que hace que los actos demandados sean ilegales por falsa motivación, ya que la Ley es enfática en exigir que el análisis se haga con motivos precisos y restrictivos.

      – La SIC “desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, así: i) desconoció de manera reprochable e inexplicable la existencia de la solicitud del registro de marca ISAVIR (denominativa) Clase 05, que se le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara y concreta; ii) no tuvo en cuenta la solicitud de marca ISAVIAR (denominativa) Clase 05, al cometer un craso error sobre la determinación de la fecha de su solicitud, considerándola erróneamente posterior a la solicitud de la marca INTAVIR; y, iii) desconoció las demás argumentaciones que apuntaban a la existencia de identidad de productos a distinguir”.

      – Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que se cumplen los supuestos establecidos en dicha norma, ya que es evidente la identidad y similitud entre las marcas “ISAVIAR” (denominativa), “ISAVIR” (denominativa) e “INTAVIR” (denominativa) dada su alta confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica.

      – Afirma, que un signo es irregistrable cuando existe una marca similar anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, aspecto éste que se desconoció, toda vez que la marca “ISAVIR” (denominativa) fue solicitada de manera precedente y prioritaria el 07 de marzo de 2003, en tanto que “ISAVIAR” (denominativa) lo fue en ejercicio del derecho preferencial el 13 de enero de 2005; y, la que es objeto de controversia “INTAVIR” (denominativa) fue radicada por el interesado el 11 de octubre de 2005.

      – Por último, sostiene que las tres marcas anteriormente señaladas identifican productos veterinarios de la misma Clase 5, configurándose así el tercer supuesto de irregistrabilidad de la marca, la cual señala que un signo es irregistrable cuando además de existir una gran similitud con otro anteriormente solicitado o registrado pretenda distinguir los mismos productos o servicios, o el uso de la marca para dichos productos o servicios puedan causar confusión o asociación.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando en lo principal que: “El signo solicitado INTAVIR es diferente a las marcas fundamento de la oposición por parte de la demandante, ISAVIAR e ISAVIR”. En consecuencia, la SIC otorgó debidamente el registro del signo solicitado.

      El tercero interesado BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. manifestó lo siguiente:

      – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – “El hecho de que dos signos, tengan como elemento común al final de cada uno de ellos, las letras –VIR, no los hace por ello confundibles (…) la partícula –VIR hace parte de la terminología corriente de ese mercado, que ha permitido la coexistencia pacífica sin posibilidad de confusión a gran cantidad de productos (…) la comparación debe recaer sobre las expresiones INTA- e ISA-, ya que como lo vimos ampliamente la expresión de uso común no puede hacer parte del análisis de confundibilidad”.

      – Existen numerosas marcas en la Clase 05 que comparten el sufijo –VIR.

      – Menciona pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado aplicables a la presente controversia.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. Además, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a) y 168 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios...