PROCESO 85-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 85-IP-2015

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 135 LITERALES A), B) Y C) Y 224 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA; Y, DE OFICIO, DEL ARTÍCULO 228 DE LA MISMA NORMATIVA; CON FUNDAMENTO EN LA SOLICITUD FORMULADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 3 DE CUENCA, REPÚBLICA DEL ECUADOR. MARCA: “Z” (TRIDIMENSIONAL). EXPEDIENTE INTERNO: 0084-2013.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 84-SUTDCAC-2015 de 26 de enero de 2015, recibido personalmente el 28 de enero de 2015, mediante el cual la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 84-2013.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: Destilería Zhumir C. Ltda.

   Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Procurador General del Estado, República del Ecuador

   Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A.

   1. Antecedentes:

1. El 10 de octubre de 2001, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó ante el IEPI a solicitud de registro del signo Z en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en la Clase 33 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. El 9 de enero de 2002, Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, debido a que consideró que el signo solicitado carecía de distintividad.

3. Mediante Resolución 981573 de 14 de abril de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición presentada y denegó el registro de la marca Z (tridimensional).

4. El 24 de julio de 2003, Destilería Zhumir C. Ltda. presentó recurso contencioso administrativo contra la Resolución 981573, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca.

5. El 30 de julio de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso.

6. El 18 de febrero de 2004, el Presidente del IEPI contestó la demanda.

7. El 4 de marzo de 2004, la Procuraduría General del Estado contestó la demanda.

8. El 30 de mayo de 2004, Industria Licorería Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda en su calidad de tercero coadyuvante.

9. Mediante Auto de 11 de junio de 2008, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca declaró el abandono de la instancia y ordenó el archivo del proceso.

10. El 18 de junio de 2008, Destilería Zhumir C. Ltda. interpuso recurso de casación contra la resolución precedente.

11. Mediante la Resolución 215-2012 de 17 de agosto de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia decidió casar el auto de abandono y dispuso la prosecución del juicio.

12. El 24 de diciembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 con Sede enCuencacumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. Fundamentos de la demanda:

13. Destilería Zhumir C. Ltda. fundamentó su demanda en lo siguiente:

    - Es titular de diferentes registros de marcas que contienen la letra Z en signos tridimensionales y mixtos.

    - El uso intensivo del signo Z ha producido una difusión amplia por lo que constituye un signo notorio.

    - El signo solicitado no constituye un signo usual carente de distintividad y menos aún impide la libre utilización de la forma del envase en el mercado.

    - Alega que el conjunto de la marca es distintivo aunque se encuentre compuesto por una forma usual.

    3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

14. El Presidente del IEPI negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado, impugnó la prueba que llegare a presentar el actor y pidió que se rechace la demanda.

15. El Procurador General del Estado señaló domicilio para notificaciones.

16. Industria Licorera Iberoamericana Ilsa S.A. contestó la demanda indicando lo siguiente:

    - La autocalificación realizada por la parte demandante no es suficiente para considerar las marcas ZHUMIR y Z como notorias. Es necesaria la declaratoria de notoriedad mediante un resolución o sentencia que determine que un signo es notorio.

    - La marca Z (tridimensional) no es suficientemente distintiva, pues, pretende apropiarse del diseño genérico de una botella utilizada por las compañías licoreras para embotellar sus productos.

    4. Normas a ser interpretadas:

17. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 224, 225 y 226 de la Decisión 486. No procede la interpretación de los artículos 134, 136, 225 y 226 de la norma mencionada. Procede la interpretación de los artículos 135[1] literales a), b) y c) y 224[2] de la Decisión 486 y, de oficio, del artículo 228[3] de la misma norma.

    5. Materias a ser desarrolladas:

1. El signo tridimensional mixto donde la parte denominativa (“Z”) es una marca notoria y el aspecto tridimensional se encuentra constituido por una forma usual de envases.

   6. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. EL SIGNO TRIDIMENSIONAL MIXTO DONDE LA PARTE DENOMINATIVA (“Z”) ES UNA MARCA NOTORIA Y EL ASPECTO TRIDIMENSIONAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO POR UNA FORMA USUAL DE ENVASES.

18. DESTILERÍA ZHUMIR C. Ltda. solicitó el registro del signo “Z” en envase ovalado tridimensional (marca tridimensional), para proteger los productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. INDUSTRIA LICORERÍA IBEROAMERICANA ILSA formuló oposición, por considerar que el diseño de botella constituye un diseño de envase común y usualmente utilizado por varias compañías productoras y comercializadoras de licores.

19. En el presente caso, se debe precisar que el signo solicitado es uno de tipo tridimensional mixto, de conformidad con el artículo 134 literales f) y g) de la Decisión 486. En efecto, el signo solicitado presenta elementos denominativos adicionales, tales como la letra “Z”.

20. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente:

    “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

    (…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la...