PROCESO 84-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 84-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: COLOMBINA S.A. Marca:

"SPLENDA" (mixta). Expediente Interno:

2011-00086.

Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis,

reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción.

VISTOS:

El Oficio 0726 de 10 de marzo del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia,

presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00086.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES Partes Demandante: COLOMBINA S.A.

   Demandado: NACION COLOMBIANA.

   tI SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: McNEIL-PPC, NUTRITIONAL LLC Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 7 de noviembre del 2008, la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, substitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1.

   2. Publicado el extracto de la solicitud de registro, el 13 de marzo de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición en contra del registro de la marca SPLENDA (mixta), sobre la base de sus marcas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 27 de mayo del 2009, mediante Resolución 26033 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), el registro de la marca SPLENDA (mixta), y declaró

      infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A.

   4. El 30 de junio de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A., presentó

      recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las Resoluciones 09398 de 19 de febrero del 2010 Y 50622 de 24 de septiembre del 2010, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 26033 de 27 de mayo del 2009.

   5. La sociedad COLOMBINA S.A., planteó demanda por acción de nulidad en contra de las Resoluciones 26033 de 27 de mayo de 2009,

      09398 de 19 de mayo de 2010 Y 50622 de 24 de septiembre de 2010.

   6. El 24 de agosto de 2009, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals,

      LLC), contestó la demanda.

   7. El 29 de septiembre de 2011, McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC), informó a la Superintendencia de Industria y Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, panqués, galletas.

      2 Comercio, que mediante certificado 410819 cedió los derechos de la marca SPLENDA (mixta) a favor de McNeil Nutritionals, LLC.

   8. Mediante providencia de 1 de noviembre del 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera,

      decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      Argumentos contenidos en la acción de nulidad:

   9. La sociedad COLOMBINA S.A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) se encuentra registrada en Colombia desde el año 1993, por lo cual es evidente que frente a la solicitud de registro de la marca SPLENDA (mixta) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, goza de un mejor derecho y prioridad en cuanto a su protección como registro de marca y de los derechos que se derivan del mismo.

      - Que la marca SPLENDID (denominativa y mixta) fue cancelada parcialmente excluyendo principalmente de su cobertura al azúcar,

      derivados del azúcar y sustitutos del azúcar. La marca SPLENDA (mixta) ha sido concedida a registro habida cuenta de la exclusión en la cobertura de SPLENDID (denominativa y mixta), y que la errónea concesión de registros de la marca SPLENDA (mixta) presenta ahora un obstáculo para el registro de SPLENDID (denominativa y mixta) para productos conexos a la cobertura actual de la misma.

      - Que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió conceder,

      desde un comienzo, el registro de la marca SPLENDA (mixta), toda vez que la misma es confundiblemente similar a la marca registrada SPLENDID (denominativa y mixta), y los productos amparados por las mismas presentan conexidad competitiva.

      - Que no se debió conceder el registro de SPLENDA (mixta) ya que es confundible con SPLENDID (denominativa y mixta) y los productos amparados por ambas guardan conexión competitiva.

      Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

   10. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación a la acción de nulidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

       Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte del tercero interesado.

       3 (

   11. McNeil-PPC, INC. (hoy McNeil Nutritionals, LLC.), en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

       - Que el 28 de septiembre de 2007, mediante Resolución 32409, la Superintendencia de Industria y Comercio a petición de McNeil-PPC,

       INC. (hoy McNeil Nutritionals LLC), canceló parcialmente la marca SPLENDID (mixta), Certificado 128090, Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por COLOMBINA S.A., amparando únicamente "toda clase de confitería y dulcería".

       - Que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente a petición de McNeil-PPC, INC -(hoy McNeil Nutritionals LLC) la marca SPLENDID (mixta) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 19228 quedando vigente para "harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería".

       - Que del estudio de ambas marcas no se demuestran los supuestos de similitud que exige el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que lo único relevante es que la marca SPLENDA (mixta) es la más conocida en el mercado colombiano en el segmento de los endulzantes bajos en calorías.

       - Que COLOMBINA S.A. no puede mantener el derecho de alegar conexión competitiva basada en productos sobre los cuales renunció

       expresamente por falta de uso lícito, legal y posible de su marca.

       - COLOMBINA S.A. no tiene derechos válidos sobre azúcar,

       endulzadores de bajas calorías, substitutos del azúcar y similares, ya que éstos fueron excluidos de sus registros de marcas por falta de uso.

       - Que los signos en conflicto se destinan a un público consumidor distinto.

       - Afirma que su marca es notoria a nivel mundial.

2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

   12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la antes aludida Decisión 4862.

       2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

       4 tI C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS.

   1. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación.

      Reglas para el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas mixtas.

   3. La notoriedad del signo solicitado a registro.

   4. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANALlSIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

   1. Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para el cotejo de marcas.

   13. En el proceso interno, la sociedad McNeil-PPC, INC. (actualmente McNeil Nutritionals, LLC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SPLENDA (mixta), para distinguir: azúcar, endulzadoras de azúcar de bajas calorías, substitutos del azúcar de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza". Contra la referida solicitud, la sociedad COLOMBINA S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas SPLENDID (denominativa y mixta) para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza".

   14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que:

       "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí,

       conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

       3 Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan...