PROCESO 81-IP-2013

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 081-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa, los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Marca: “NEW ATHLETIC” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1471-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 25 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 009-2013-SCS-CS, de 06 de marzo de 2013, recibido en este Tribunal el 19 de marzo de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 1471-2011.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: AIR SPEED S.A.C.

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

      Tercero interesado: Edmen Rolando Damián Canchano.

    2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 14 de septiembre de 2005, la demandante AIR SPEED S.A.C. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca “NEW ATHLETIC” (denominativa) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir “calzado”.

      – Edmen Rolando Damián Canchano formuló oposición a la solicitud de registro señalando que era titular de las marcas: “A ATHLETIC ITALIAN SPORT y logotipo” (mixta), “ATHLETIC y logotipo” (mixta) y “AUTHENTIC y logotipo” (mixta) de la misma Clase 25.

      – Mediante Resolución 017797-2006/OSD-INDECOP, de 26 de octubre de 2006, se declaró infundada la oposición y se resolvió otorgar el registro solicitado.

      – Apelada dicha resolución por el opositor, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución Nº 797-2007/TPI-INDECOPI, de 23 de abril de 2007, declaró procedente la apelación y revocó la resolución apelada, denegando así el registro solicitado.

      – La demandante AIR SPEED S.A.C. presentó acción contencioso administrativa y, en primera instancia, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, en consecuencia, nula la resolución administrativa, por lo que se ordena la inscripción del registro solicitado.

      – El INDECOPI interpone recurso de apelación y, en segunda instancia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar la sentencia apelada que declara fundada la demanda, en consecuencia, nula la resolución administrativa, por lo que se ordena la inscripción del registro solicitado.

      – El INDECOPI interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. El INDECOPI alegó lo siguiente:

      a) La afectación del derecho al debido proceso pues la recurrida desconoce e inaplica el principio tantum devolutum quantum apelatum contenido implícitamente en el artículo 370 del CPC, contraviniendo por extensión el principio de congruencia procesal contenido en el artículo VII del TP y 50, inciso 6) del CPC, pues la recurrente en su recurso de apelación denunció que se habían vulnerado los criterios establecidos expresamente en el artículo 131, incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo Nº 823 y que no se habría tenido en consideración el carácter descriptivo del término NEW, de conformidad con el artículo 132, inciso c), del Decreto Legislativo Nº 823, empero, en ningún momento la recurrida se pronuncia sobre tales agravios.

      b) La inaplicación del artículo 131, incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo Nº 823, del artículo 132 inciso c), del Decreto Legislativo Nº 823 y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la recurrida pese a que menciona y advierte que los signos deben ser apreciados en conjunto, renuncia a la aplicación del criterio de confundibilidad establecido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823, que recoge uno de los criterios más importantes para analizar la existencia de confundibilidad de dos signos enfrentados, no habiendo reparado el ad quem en que si bien los signos difieren por la presencia en el signo solicitado del término NEW, dicho término no es relevante para establecer diferencias entre los signos confrontados por ser descriptivo de una de las características de los productos que distingue y, por ende, impropio para identificar un origen empresarial.

      Mediante Resolución de 02 de noviembre de 2011, se declaró: PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por INDECOPI por las causales de infracción normativa: 1) afectación del derecho al debido proceso, pues la recurrida desconoce e inaplica el principio Tantum Devolutum quantum apelatum contenido implícitamente en el artículo 370 del Código Procesal Civil, contraviniendo por extensión el principio de congruencia procesal contenido en los artículos VII del Título Preliminar y 50, inciso 6, del Código Procesal Civil, y 2) inaplicación del artículo 131, incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo Nº 823, del artículo 132, inciso c), del Decreto Legislativo Nº 823 y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

    3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante AIR SPEED S.A.C. ha manifestado lo siguiente:

      – Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      – La denominación ATHLETIC lleva consigo la carga de soportar otras marcas que posteriormente se registren y que incluyan en su contenido dicha palabra. Sin embargo, la palabra NEW que acompaña al término ATHLETIC le daba la distintividad necesaria para ser objeto de registro y para diferenciarse de las marcas del opositor.

      – Desde el punto de vista ideológico ambas denominaciones aluden a diferentes ideas (la primera alude a un atleta italiano que practica deporte y la segunda a un atleta renovado).

      – La Sala de Propiedad Intelectual ha efectuado una diferenciación arbitraria e irrazonable respecto al registro de la marca de la demandante en función a otras denominaciones similares, pues las inscripciones de las denominaciones del opositor fueron efectuadas posteriormente a la inscripción de las marcas THE ONE ATHLETIC, MOUNTAIN ATHLETICS y RUSSEL ATHLETIC de terceros, por tanto, la demandada había asumido como criterio previo que la denominación ATHLETIC no es de carácter frecuente y tampoco constituye un derecho de exclusiva a favor de un solo titular, siendo de carácter común; si fuera lo contrario se debió haber denegado las inscripciones de las denominaciones a favor del señor Damián Canchano (opositor).

      – El INDECOPI debe tomar en cuenta los criterios asumidos anteriormente, teniendo como presupuesto que la denominación ATHLETIC era de uso frecuente y común en la Clase 25, ya que “un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”.

    4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El INDECOPI contestó la demanda alegando que:

      • Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que no procede el registro solicitado, al ser semejante a las marcas “ATHLETIC y diseño” y “ATHLETIC en letras características” previamente registradas también en la Clase 25.

      • En cuanto al aspecto fonético se presentan semejanzas básicamente en la pronunciación relevante de la palabra ATHLETIC sin que existan en el signo solicitado elementos adicionales, suficientemente distintivos que permitan diferenciarla de las otras marcas registradas.

      • La partícula NEW tiene una pronunciación débil en el conjunto del signo solicitado y aparece de forma subordinada y descriptiva de la palabra ATHLETIC lo que no proporciona la suficiente distintividad al signo en su conjunto. La palabra NEW no es suficientemente distintiva por ser descriptiva (“nuevo”).

      • La resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI que denegó el registro solicitado no ha incurrido en causal de nulidad alguna, por lo que la demanda debe declararse infundada.

      Sobre el tercero interesado Edmen Rolando Damián Canchano: Esta contestación fue declarada extemporánea.

  2. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

    El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el artículo solicitado, además de interpretar de oficio el artículo 134 literal a) de la mencionada Decisión, los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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