PROCESO 80-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1650
• Número de registro: 80-IP-2008
• Fecha de publicación: 28 Agosto 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 80-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 128 de la misma normativa, así como, la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 496-04-01. Actor: Sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PANADERÍA PRONAPAN CÍA. LTDA. Marca denominativa “LA ESPAÑOLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

Demandante: Sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PANADERÍA PRONAPAN CÍA. LTDA.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN.

II. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA. es titular de los siguientes signos distintivos:

• Nombre comercial mixto PANADERÍA Y PASTELERÍA LA ESPAÑOLA, registrado el 4 de junio de 1982 bajo el título No. 101-82.

• Nombre comercial denominativo PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA., registrado el 4 de junio de 1982 bajo el título No.96-82.

2. El señor JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN solicitó el 9 de junio de 1997 el registro como marca del signo denominativo LA ESPAÑOLA, para amparar servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 78845.

3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante el acto identificado como Título No. DNPI-6326-98-MICIP del 23 de noviembre de 1998, resolvió registrar como marca el signo denominativo LA ESPAÑOLA.

4. La sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA., interpuso ante el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, demanda de nulidad del registro de la marca denominativa LA ESPAÑOLA.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La sociedad PRONAPAN CÍA. LTDA. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

1. El signo LA ESPAÑOLA es confundible con el nombre comercial mixto PANADERÍA Y PASTELERÍA LA ESPAÑOLA, ya que el factor dominante del nombre comercial es la expresión “LA ESPAÑOLA”.

2. Si se permitiera la coexistencia de los signos en conflicto el público consumidor se vería expuesto a confusión directa e indirecta.

3. La sociedad PRONAPAN CÍA. LTDA. ha venido utilizando de hecho el signo LA ESPAÑOLA para distinguir sus productos en el mercado. Lo ha realizado por un periodo suficientemente prolongado y, por lo tanto, el signo ha ganado difusión y estatus. No es permisible que alguien registre un signo que ha venido siendo usado por otro en el mercado; lo anterior sería un acto de mala fe y de competencia desleal. No es honesto que el señor JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN se aproveche del esfuerzo empresarial de la sociedad PRONAPAN CIA. LTDA.

En otros países como Argentina la marca de hecho tiene la potencialidad de impedir el registro de un signo idéntico o similar, o anular el acto mediante el cual se concede el registro.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

El Procurador General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera:

“(…) corresponde al representante del IEPI comparecer directamente al juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

El señor JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN contestó la demanda con los siguientes argumentos:

• El señor JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN es representante legal de una serie de compañías que comercializan productos alimenticios bajo el nombre comercial LA ESPAÑOLA. Lleva funcionado más de 20 años en el mercado.

• El nombre comercial de la demandante no genera ningún tipo de confusión en el público consumidor.

• Quién está vulnerando los derechos de propiedad intelectual es la demandante, ya que la marca LA ESPAÑOLA se encuentra registrada a favor de JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN. El argumento de “la marca de hecho” es un sofisma.

IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 134, 135, literales a) e i), y 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que esta normativa no se encontraba vigente cuando se solicitó el registro como marca del signo denominativo LA ESPAÑOLA.

Se interpretarán, en efecto, los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no es pertinente en relación con el asunto bajo examen.

De oficio se interpretará el artículo 128 de la misma normativa y la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos...