PROCESO 8-IP-2010

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2010
• Fecha de publicación: 31 Mayo 2010
• Número de registro: 8-IP-2010
• Número de Gaceta: 1838
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 08-IP-2010

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: “TESALIA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00052.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 2087, de 19 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no solicita Interpretación Prejudicial de norma alguna, sin embargo, menciona el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina invocado por la parte actora dentro del proceso, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00052.

1. Las partes

Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Tercero Interesado: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION.

2. Determinación de los hechos relevantes:

El 26 de noviembre de 2002, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, solicitó el registro del signo TESALIA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003.

La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó oposición en base a su marca TESALIA (denominativa) de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 17 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 23192, por medio de la cual declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado “TESALIA” (mixto).

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución Nº 23192.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 05195, de 10 de marzo de 2005, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23192.

El 14 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 26641, revocó la Resolución Nº 23192, declaró infundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., y concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) en la Clase 32 y agotó la vía administrativa.

3. Fundamentos de la Demanda:

La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera:

Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor y que, por ende, dado que las marcas TESALIA de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 26641, no es posible registrar la marca TESALIA en la Clase 32, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las marcas registradas de la demandante de las Clases 29, 30 y 31 se utilizan particularmente para distinguir “chocolates de mesa”, existiendo conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32.

En efecto, aún si los consumidores están conscientes de que la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. no fabrica gaseosas o no embotella agua, ante la identidad de las marcas pueden asumir equivocadamente que entre dicha compañía y la oferente del agua embotellada o de las gaseosas TESALIA existen relaciones comerciales, económicas o de organización.

4. Contestación de la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente:

Adujo que siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales se concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) y que si bien los signos en controversia presentan identidades en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, ello es irrelevante ya que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos distintos.

Aseveró que en virtud del principio de especialidad, se ha entendido como necesario para que exista confusión, que ésta se concrete o limite a productos o servicios iguales o similares (pero directamente relacionados) independientemente de que estén o no comprendidos en una misma clase, lo que se traduce en que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares), siempre y cuando cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Concluyó que las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas, cuya naturaleza y finalidad son disímiles, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo lleve a pensar que los productos tienen un origen empresarial común y que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor.

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, como tercera interesada, contesta la demanda fundamentando lo siguiente:

El signo solicitado TESALIA (mixto) en la Clase 32 y las marcas registradas TESALIA (Clases 29, 30 y 31), no son confundibles entre sí y, por tanto, no son susceptibles de generar riesgo de asociación o de confusión en el público consumidor, ya que no existe conexión competitiva entre los productos.

Asimismo, agrega que no se trata del mismo género de productos, siendo que la necesidad que satisface cada producto es sustancialmente distinta. No puede aceptarse que por tratarse de productos para el consumo humano correspondan al mismo género, pues son muchos los productos destinados al consumo humano y de aceptarse la interpretación pretendida por la demandante, se desnaturalizaría por completo el espíritu de este criterio conduciendo a estimar productos conexos a otros cuando en realidad no lo son.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010.

Que, el Juez no ha solicitado la Interpretación Prejudicial de norma alguna; sin embargo, menciona como violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, este Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

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