PROCESO 8-IP-2005

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1177
• Número de registro: 8-IP-2005
• Fecha de publicación: 22 Marzo 2005
• Sección: Procesos
• Año: 2005
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 8-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio, del primer inciso, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Actor: TECNOSUR S.A. Marca: “WINNER” (mixta). Proceso interno N° 2002-00083 (7780).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de enero del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 2 de febrero también del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante la sociedad TECNOSUR S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN.

1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad TECNOSUR S.A., mediante apoderada solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

- Nº 20014, de 23 de julio de 1997, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A. con base en la marca de su propiedad “WINNY”, negando sin embargo, el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 25, solicitada por la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA INTERMAN; determinación adoptada por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER”, de propiedad del señor MOISÉS WINER.

- Nº 21203, de 28 de junio del 2001, emitida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma; y,

- Nº 28314, de 30 de agosto también del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, consideró que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, decidiendo, en consecuencia, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 24 de junio de 1988, la COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LIMITADA, INTERMAN, presentó solicitud para obtener el registro de la denominación WINNER (mixta), como marca destinada a amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.¹

- El 21 de octubre de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 409.

- Dentro del término establecido, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en la marca “WINNY” de su propiedad, empresa que posteriormente cedió sus derechos sobre esa marca a la firma TECNOSUR S.A.

- El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20014, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada, sin embargo de lo cual negó el registro solicitado, por considerar la existencia de confusión entre ese signo y la marca “WINER” de propiedad del señor Moisés Winer.

- La sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución emitida.

- El 28 de junio del año 2001, la misma Autoridad, al resolver el recurso de reposición interpuesto, expidió la Resolución Nº 21203, confirmando lo decidido en la resolución anterior.

- El 30 de agosto también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, decidió el recurso de apelación planteado, considerando que entre la denominación WINNER (mixta) solicitada para registro y la marca WINNY, que fuera fundamento de la observación presentada por TECNOQUIMICAS S.A., no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, resolviendo por medio de la Resolución Nº 28314, revocar la decisión contenida en la Resolución inicial Nº 20014 y conceder el registro solicitado.

b) Escrito de demanda

La sociedad TECNOSUR S.A., domiciliada en la ciudad de Villarrica- Cauca- Colombia, por intermedio de apoderada aclara que, inicialmente la marca WINNY fue concedida en favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo esa la sociedad que interpuso la oposición al registro solicitado; sin embargo, la marca WINNY, en todas las clases en que se encuentra registrada, fue posteriormente cedida en favor de la sociedad TECNOSUR S.A.

Manifiesta que el 24 de junio de 1988, la firma COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE MANUFACTURAS LTDA., INTERMAN, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “WINNER” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 25, respecto de la cual fue formulada observación por TECNOQUIMICAS S.A.; sin embargo de que esa observación fue desestimada, la Superintendencia negó el registro solicitado por considerar la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “WINER” de propiedad del señor MOISÉS WINER.

Sostiene la violación del artículo 136 de la Decisión 486 por cuanto “...la resolución impugnada desconoció la similitud evidente entre las marcas WINNER y WINNY y el innegable riesgo de asociación y confusión entre ellas.”.

Expresa que “de manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan en la mente del observador la misma idea. El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del producto ofrecido es también la misma.”.

Manifiesta que “es claro que en este caso se confunde el origen empresarial de los productos distinguidos con las marcas WINNY y WINNER y que el riesgo de asociación y de confusión en relación con los productos es innegable.”.

Argumenta la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486 dado que “...el signo WINNER reproduce casi en su integridad el signo previamente protegido y registrado WINNY y por ende se hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro por lo cual se produce confusión y asociación entre los dos signos, situaciones que pretende evitar la normativa señalada.”.

Concluye observado que “...en este caso la marca WINNER no goza de distintividad frente al signo registrado y protegido WINNY y evidentemente no goza por tanto de una de las cualidades esenciales de todo signo distintivo: no es individualizable ni distinguible frente a signos protegidos de terceros.”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Con relación a la marca y sus requisitos, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 15-IP-96 y 14-IP-98.

Acusa la violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, aludiendo jurisprudencia de este Tribunal sentada en los procesos 1-IP-87, 20-IP-95, 20-IP-97 y 48-IP-99.

Asevera que “...efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas WINNER y WINNY no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial.”.

Concluye manifestando, que “...los actos administrativos...