PROCESO 79-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 79-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Aldo Group International AG. Marca: “ALDO” (mixta). Expediente Interno: 2010-0151.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 110 de 26 de enero de 2015, recibido por correo el 27 de enero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2010-0151.

El Auto de 1 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Partes en el Proceso Interno:

      Demandante: Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group).

      Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

      Silvano Aldo Sicilia Guzzo

   2. Antecedentes:

   1. El 11 de julio de 2007, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Es relevante mencionar que con anterioridad, el solicitante fue titular de la marca ALDO (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, no renovó el registro dentro del plazo legal, por lo que éste expiró.

   3. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y formuló oposición contra ésta la sociedad Aldo Group por considerar que no debía concederse el registro del signo solicitado, debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y ha solicitado con anterior a la marca solicitada el registro de los siguientes signos: ALDO, ALDO ACCESORIES, ALDO SPIRIT y ALDO COLLECTION, para distinguir productos de la clase mencionada.

   4. Mediante la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo ALDO (mixto).

   5. Silvano Aldo Sicilia Guzzo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 9047.

   6. El 27 de mayo de 2008, mediante Resolución 16168 se resolvió el recurso de reposición y se confirmó la decisión inicial de denegar el registro de la marca solicitada, concediéndose el recurso de apelación presentado.

   7. Mediante Resolución 39025 de 31 de julio de 2009 el Superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, revocó las decisiones adoptadas en las anteriores resoluciones y concedió el registro del signo ALDO (mixto) a favor de Silvano Aldo Sicilia Guzzo.

   8. El 26 de febrero de 2010, Aldo Group interpuso demanda de nulidad en contra de la Resolución 39025 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

   9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial.

1. Argumentos de la demanda:

   10. Aldo Group sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   - La resolución impugnada ha vulnerado los artículos 136 literal a), 153 y 174 de la Decisión 486, debido a que ha concedido el registro de una marca que presenta similitud fonética, ortográfica e ideológica con las marcas ya registradas. Por lo tanto, puede crear confusión en el público consumidor.

   - El hecho que Silvano Aldo Sicilia Guzzo haya registrado con anterioridad la marca ALDO (mixta), cuyo registro dejó vencer y no renovó dentro del plazo legal, no implica que se le deba dar cierto tipo de prerrogativas al solicitar nuevamente el registro del signo mencionado.

   - Existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedido, ya que ambos signos comparten la palabra ALDO.

   - Existe similitud ideológica y conceptual, al tratarse de un nombre, que representa la palabra más distintiva de la marca.

   - Asimismo, los signos confrontados distinguen los mismos productos.

2. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   11. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó a la demanda señalando lo siguiente:

       - La marca concedida ALDO (mixta) no es similar ni confundible con la marca previamente registrada ALDO PANETTI (denominativa), toda vez que la marca ALDO (mixta) por su conjunto, especial composición nominativa y gráfica, es suficientemente distintiva. En consecuencia, la marca concedida es apta para distinguir en el mercado los productos que ampara.

       - Asimismo, indica que las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) ya han coexistido pacíficamente en el mercado diferenciando productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Silvano Aldo Sicilia Guzzo no contestó a la demanda interpuesta por Aldo Group.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a)[1], 153[2] y 174[3] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

   2. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos.

   3. La marca solicitada y anteriormente registrada y caducada.

   4. Coexistencia de hecho de marcas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA

   14. En el presente caso, Silvano Aldo Sicilia Guzzo solicitó el registro del signo ALDO (mixto), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad Aldo Group formuló oposición por considerar que el signo solicitado no debía concederse en registro debido a que tenía registrada a su favor la marca ALDO PANETTI para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   15. En el Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

       “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

       Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[4]

       Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

       El Tribunal observa también que la determinación...